Bundesgerichtshof EuGH-Vorlage, 21. Juni 2018 - I ZB 61/17
Tenor
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I. Das Verfahren wird ausgesetzt.
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II. Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 299 vom 8. November 2008, S. 25) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:
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Hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es für die Waren oder Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden, auch wenn es sich dabei nicht um die wahrscheinlichste Form der Verwendung des Zeichens handelt?
Gründe
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I. Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der Wortmarke
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#darferdas?
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- soweit noch von Bedeutung - für folgende Waren der Klasse 25
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Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts; Schuhwaren; Kopfbedeckungen
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wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die Beschwerde der Anmelderin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschluss vom 3. Mai 2017 - 27 W(pat) 551/16, juris). Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt sie ihr Eintragungsbegehren weiter.
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II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der angemeldeten Wortmarke fehle für die genannten Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:
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Bei dem reinen Wortbestandteil des angemeldeten Zeichens handele es sich um eine in deutscher Sprache gehaltene unmittelbar verständliche Frage, die mit dem Fragezeichen entsprechend kenntlich gemacht sei. Die nicht regelgerechte Zusammenschreibung der Wörter und Kleinschreibung des ersten Buchstabes sei ein in der Werbung nicht unübliches stilistisches Mittel, das zudem bei der Formulierung als Hashtag weit verbreitet sei. Bei der Beurteilung des angegriffenen Zeichens in seiner Gesamtheit werde der angesprochene Verkehr das vorangestellte Rautezeichen "#" als Hinweis darauf verstehen, dass es um die schlagwortartige Bezeichnung eines Diskussionsthemas zu der Frage "Darf er das?" gehe. Dem Zeichen könne zwar weder ein beschreibender Gehalt noch ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren entnommen werden. Es handele sich jedoch um eine aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache zusammengesetzte Zeichenfolge, die vom angesprochenen Verkehr stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde.
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Das gelte auch und gerade im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren "Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts; Schuhwaren; Kopfbedeckungen". Diese seien oftmals mit "Fun-Sprüchen" oder bekenntnishaften Aussagen versehen. Bei der angemeldeten Bezeichnung handele es sich um eine derartige "Botschaft nach außen". Deshalb sei eine Verwendung der Zeichenfolge als deutlich sichtbarer Schriftzug auf der Vorderseite oder der Rückseite von Bekleidungsstücken wie T-Shirts oder als erkennbarer Schriftzug auf Kopfbedeckungen oder Schuhwaren und somit als Motiv die wahrscheinlichste und zugleich eine praktisch bedeutsame Verwendungsform der Zeichenfolge. Auf ebenfalls denkbare, aber weniger wahrscheinliche und auch praktisch nicht so bedeutsame anderweitige Verwendungen des angemeldeten Zeichens, beispielsweise auf dem Etikett eines Kleidungsstücks, komme es nicht an. Bei der im Vordergrund stehenden Verwendungsform als "Botschaft nach außen" verstünden die angesprochenen Verkehrskreise das angemeldete Zeichen dahingehend, dass dieses zu Überlegungen oder Diskussionen zum Thema "Darf er das?" anregen möchte. Dem stehe nicht entgegen, dass Hashtags ursprünglich aus dem Bereich der sozialen Medien stammten. Denn sie würden auch im analogen Bereich und insbesondere in dekorativer Form auf Bekleidungsstücken verwendet und seien so bereits im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens verwendet worden. Der angesprochene Verkehr sehe in einem gut sichtbaren Aufdruck der Zeichenfolge "#darferdas?" auf Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen oder Schuhen lediglich ein Gestaltungsmittel und keinen Herkunftshinweis.
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III. Der Erfolg der Rechtsbeschwerde hängt davon ab, ob Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (MarkenRL) dahin auszulegen ist, dass ein Zeichen Unterscheidungskraft hat, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es für die Waren oder Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden, auch wenn es sich dabei nicht um die wahrscheinlichste Form der Verwendung des Zeichens handelt. Diese Frage lässt sich unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union nicht zweifelsfrei beantworten. Vor der Entscheidung über die Rechtsbeschwerde ist das Verfahren deshalb auszusetzen und diese Frage gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 AEUV dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Vorabentscheidung vorzulegen.
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1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, von der Eintragung ausgeschlossen. Diese Vorschrift setzt Art. 3 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL ins nationale Recht um und ist daher richtlinienkonform auszulegen. Nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen.
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2. Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. b GMV vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, GRUR 2010, 228 Rn. 33 = WRP 2010, 364 - Audi [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 Rn. 11 = WRP 2014, 449 - grill meister; Beschluss vom 10. Juli 2014 - I ZB 81/13, GRUR 2015, 173 Rn. 13 = WRP 2015, 195 - for you; Beschluss vom 21. Juli 2016 - I ZB 52/15, BGHZ 211, 268 Rn. 13 - Sparkassen-Rot).
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Keine Unterscheidungskraft haben Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. BGH, Beschluss vom 15. Mai 2014 - I ZB 29/13, GRUR 2014, 1204 Rn. 12 = WRP 2014, 1462 - DüsseldorfCongress, mwN). Keine Unterscheidungskraft haben ferner Marken, die aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen und die vom angesprochenen Verkehr stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Februar 2014 - I ZB 3/13, GRUR 2014, 569 Rn. 26 = WRP 2014, 573 - HOT, mwN).
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3. Das Bundespatentgericht hat angenommen, nach diesen Grundsätzen habe die angemeldete Marke "#darferdas?" keine Unterscheidungskraft, weil es sich dabei um eine aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache zusammengesetzte Zeichenfolge handele, die vom angesprochenen Verkehr stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde.
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a) Die Rechtsbeschwerde wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, bei der angemeldeten Wortmarke "#darferdas?" handele sich um eine aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache zusammengesetzte Zeichenfolge.
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aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, bei dem reinen Wortbestandteil des angemeldeten Zeichens handele es sich um eine in deutscher Sprache gehaltene unmittelbar verständliche Frage, die mit dem Fragezeichen entsprechend kenntlich gemacht sei. Die nicht regelgerechte Zusammenschreibung der Wörter und Kleinschreibung des ersten Buchstabes sei ein in der Werbung nicht unübliches stilistisches Mittel, das zudem bei der Formulierung als Hashtag weit verbreitet sei. Bei der Beurteilung des angegriffenen Zeichens in seiner Gesamtheit werde der angesprochene Verkehr das vorangestellte Rautezeichen "#" als Hinweis darauf verstehen, dass es um die schlagwortartige Bezeichnung eines Diskussionsthemas zu der Frage "Darf er das?" gehe.
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bb) Die Rechtsbeschwerde rügt, die zusammenhängende Zeichenfolge ergebe entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kein gebräuchliches Wort und erst recht keine verständliche Frage. Ein Rautezeichen zu Beginn einer Frage sei völlig unüblich. Es handele sich auch nicht um einen Hashtag, da Satzzeichen nicht Bestandteil eines Hashtags sein könnten. Bei einer Gesamtbetrachtung verfremde das Rautezeichen zusammen mit der Klein- und Zusammenschreibung die Frage "Darf er das?" derart, dass der angesprochene Verkehrskreis die Zeichenfolge nicht als Frage auffasse.
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cc) Mit dieser Rüge kann die Rechtsbeschwerde nicht durchdringen. Sie ersetzt damit lediglich die tatrichterliche Beurteilung durch ihre eigene Sichtweise, ohne einen Rechtsfehler des Bundespatentgerichts aufzuzeigen.
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(1) Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass der angesprochene Verkehr in dem angemeldeten Zeichen eine Wortfolge erkennt. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts ist die Klein- und Zusammenschreibung von Wortfolgen nach einem Rautezeichen weit verbreitet. Zur Begründung seiner Auffassung hat das Bundespatentgericht auf bereits im Anmeldezeitpunkt bekannte Hashtags wie #aufschrei, #blacklivesmatter oder #jesuischarlie verwiesen. Es hat weiter angenommen die angesprochenen Verkehrskreise könnten die kurze, ihrerseits aus nur drei ebenfalls kurzen Wörtern bestehende Zeichenfolge unschwer auf einen Blick erfassen. Weiter hat es festgestellt, dass Hashtags - was die Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel zieht - Begriffe oder Wortfolgen sind, die als Schlagworte oder zur Benennung von Diskussionsthemen insbesondere in sozialen Medien wie Twitter dienen und auf weitere Beiträge zu diesem Schlagwort verweisen oder verlinken. Durch die häufige Verwendung von Hashtags in der Werbung und in sozialen Medien sind die angesprochenen Verkehrskreise nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts daran gewöhnt, klein- und zusammengeschriebene Wortfolgen - selbst in Fremdsprachen - zu erfassen und gedanklich zu trennen. Insofern trägt das Rautezeichen zur Verständlichkeit der Wortfolge bei und ist dieser, anders als die Rechtsbeschwerde meint, nicht abträglich. Der Verkehr erwartet nach einem Rautezeichen eine zusammengeschriebene Phrase und stellt sich deshalb bereits im Vorhinein auf die notwendige gedankliche Trennung ein.
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(2) Das Bundespatentgericht hat ferner ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Wortfolge wegen des Fragezeichens an ihrem Ende auf einen Blick als Frage erfasst wird. Es hat insofern auf das korrekte Satzzeichen, die zutreffende grammatikalische Syntax und die wenigen und kurzen Worte verwiesen. Das ist von Rechts wegen nicht zu beanstanden. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ändert das vorangestellte Rautezeichen daran nichts. Dabei kommt es nicht entscheidend darauf an, dass die angemeldete Wortfolge keinen Hashtag im eigentlichen, technischen Sinne darstellt; ein solcher scheidet bereits deswegen aus, weil bei der Verwendung auf Bekleidungsstücken die einem digitalen Hashtag innewohnende Verlinkung nicht gegeben ist. Dass bei der Verwendung in digitalen Medien ein Fragezeichen nicht Bestandteil eines Hashtags sein kann, ist deshalb nicht von Bedeutung. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass die angesprochenen Verkehrskreise bei einem Rautezeichen, mit dem sie sowohl in sozialen Medien als auch in klassischen Medien ständig konfrontiert sind, ein Schlagwort oder ein aktuelles Diskussionsthema erwarten (vgl. Bingener/Bührer, MarkenR 2018, 185, 188). Ein solches Thema kann auch mit einer Frage angesprochen werden.
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b) Die Rechtsbeschwerde wendet sich ferner gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, die angemeldete Marke werde vom angesprochenen Verkehr stets nur als eine aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache zusammengesetzte Zeichenfolge und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden.
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aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft sei auf die wahrscheinlichste Verwendungsform des Zeichens abzustellen. Auf ebenfalls denkbare - aber weniger wahrscheinliche und auch praktisch nicht so bedeutsame - anderweitige Verwendungen komme es nicht an. In Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren sei eine Verwendung der Zeichenfolge als deutlich sichtbarer Schriftzug auf der Vorderseite oder Rückseite von Bekleidungsstücken wie T-Shirts oder als erkennbarer Schriftzug auf Kopfbedeckungen oder Schuhwaren die wahrscheinlichste und zugleich eine praktisch bedeutsame Verwendungsform. Eine anderweitige Verwendung des Zeichens für diese Waren, beispielsweise auf dem Etikett eines Kleidungsstücks, sei zwar ebenfalls denkbar, aber weniger wahrscheinlich und auch praktisch nicht so bedeutsam. Bei der im Vordergrund stehenden Verwendungsform als "Botschaft nach außen" verstünden die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen als Anregung zu Überlegungen oder Diskussionen zum Thema "Darf er das?". In einem gut sichtbaren Aufdruck der Zeichenfolge "#darferdas?" auf Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen oder Schuhen sehe der angesprochene Verkehr lediglich ein Gestaltungsmittel und keinen Herkunftshinweis.
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bb) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass bei der Prüfung, ob das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft besteht, auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor abzustellen ist (vgl. BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 [juris Rn. 36 f.] = WRP 2004, 1281 - Mustang). Hierzu rechnet die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet werden, und insbesondere die Stelle, an der sie angebracht werden (BGH, Beschluss vom 24. April 2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 Rn. 22 = WRP 2008, 1428 - Marlene-Dietrich-Bildnis I). Im Bekleidungssektor findet der Verkehr in unterschiedlicher Größe angebrachte Aufdrucke markenrechtlich geschützter Zeichen auf Bekleidungsstücken vor (vgl. BGH, Urteil vom 10. November 2016 - I ZR 191/15, GRUR 2017, 730 Rn. 22 = WRP 2017, 811 - Sierpinski-Dreieck, mwN). Die Antwort auf die Frage, ob der Verkehr ein auf einem Bekleidungsstück angebrachtes Zeichen als Hinweis auf die Herkunft des Bekleidungsstücks oder als bloßes dekoratives Element auffasst, kann nach der Art und der Platzierung des Zeichens variieren. Bei Bildern, Motiven, Symbolen und Wörtern, die auf der Vorderseite oder der Rückseite von Bekleidungsstücken angebracht sind, geht der Verkehr nicht generell davon aus, es handele sich um einen Herkunftshinweis; ob dies der Fall ist, bedarf vielmehr einer Beurteilung im jeweiligen Einzelfall (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 82/08, juris Rn. 20 - CCCP; BGH, GRUR 2017, 730 Rn. 22 - Sierpinski-Dreieck). Dagegen wird der Verkehr in Zeichen, die sich auf eingenähten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsstücken befinden, regelmäßig einen Herkunftshinweis sehen (vgl. BGH, GRUR 2008, 1093 Rn. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; GRUR 2017, 730 Rn. 22 - Sierpinski-Dreieck; vgl. auch BGH, Beschluss vom 8. März 2012 - I ZB 13/11, GRUR 2012, 1044 Rn. 20 = WRP 2012, 1398 - Neuschwanstein).
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cc) Das Bundespatentgericht hat angenommen, im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft sei auf die wahrscheinlichste Verwendungsform des Zeichens abzustellen. Auf ebenfalls denkbare - aber weniger wahrscheinliche und auch praktisch nicht so bedeutsame - anderweitige Verwendungen komme es nicht an. Es ist fraglich, ob diese Auffassung zutrifft. Nach Ansicht des Senats ist nur dann allein auf die wahrscheinlichste Verwendungsform des Zeichens abzustellen, wenn andere mögliche Verwendungsformen des Zeichens nicht praktisch bedeutsam oder nicht naheliegend sind.
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(1) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat für eine Bildmarke ausgesprochen, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. b GMV/UMV keine Verpflichtung entnommen werden kann, im Eintragungsverfahren die Prüfung der Unterscheidungskraft auf andere Verwendungen der angemeldeten Marke zu erstrecken als diejenige, die die prüfende Stelle mit Hilfe ihrer Sachkunde auf diesem Gebiet als die wahrscheinlichste erkennt (EuGH, Beschluss vom 26. April 2012 - C-307/11, GRUR 2013, 519 Rn. 55 - Deichmann SE [umsäumter Winkel]). Die Auslegung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b GMV/UMV durch den Gerichtshof der Europäischen Union ist auch für die Auslegung von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG maßgeblich. Das in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geregelte absolute Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft ist zwingend von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL vorgegeben und deshalb richtlinienkonform auszulegen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., Einl. Rn. 23). Die Richtlinienvorschrift entspricht Art. 7 Abs. 1 Buchst. b GMV/UMV. Auch wenn es sich beim nationalen Markenrecht und dem Unionsmarkenrecht um voneinander unabhängige Rechtssysteme handelt, kann bei der Anwendung des auf der Markenrichtlinie beruhenden Markengesetzes auf Erkenntnisse zum Unionsmarkenrecht zurückgegriffen werden (vgl. EuGH, Urteil vom 16. September 2015 - C-215/14, GRUR 2015, 1198 Rn. 45 = WRP 2015, 1455 - Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH, Urteil vom 27. März 2013 - I ZR 100/11, GRUR 2013, 631 Rn. 23 = WRP 2013, 778 - AMARULA/Marulablu; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering aaO Einl. Rn. 36).
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(2) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs muss im Eintragungsverfahren für die Annahme der Unterscheidungskraft nicht jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein. Es genügt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es Schutz beansprucht, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird (vgl. BGH, Beschluss vom 21. September 2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 242 - SWISS-ARMY; BGH, GRUR 2008, 193 Rn. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; BGH, Beschluss vom 31. März 2010 - I ZB 62/09, BGHZ 185, 152 Rn. 21 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 28 - TOOOR!; BGH, GRUR 2012, 1044 Rn. 20 - Neuschwanstein). Nach Ansicht des Senats steht diese Rechtsprechung mit den vorgenannten Ausführungen des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Entscheidung "Deichmann SE" in Einklang. Diese Ausführungen sind nach Auffassung des Senats dahin zu verstehen, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft die Prüfung nur dann auf die wahrscheinlichste Verwendungsform zu beschränken ist, wenn die übrigen in Betracht kommenden Verwendungsformen nicht praktisch bedeutsam oder naheliegend sind (vgl. BGH, GRUR 2014, 1204 Rn. 21 - DüsseldorfCongress; vgl. Ströbele, MarkenR 2012, 455, 458). Es ist nicht gerechtfertigt, einer Marke die Eintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft zu versagen, wenn es praktisch bedeutsame oder naheliegende Möglichkeiten gibt, die Marke als Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu verwenden.
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(3) Die Frage ist entscheidungserheblich.
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Das Bundespatentgericht hat angenommen, in Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren sei eine Verwendung der Zeichenfolge als deutlich sichtbarer Schriftzug auf der Vorderseite oder Rückseite von Bekleidungsstücken wie T-Shirts oder als erkennbarer Schriftzug auf Kopfbedeckungen oder Schuhwaren die wahrscheinlichste und zugleich eine praktisch bedeutsame Verwendungsform. Eine anderweitige Verwendung des Zeichens für diese Waren, beispielsweise auf dem Etikett eines Kleidungsstücks, sei zwar ebenfalls denkbar, aber weniger wahrscheinlich und auch praktisch nicht so bedeutsam. Bei der im Vordergrund stehenden Verwendungsform als "Botschaft nach außen" verstünden die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen als Anregung zu Überlegungen oder Diskussionen zum Thema "Darf er das?". In einem gut sichtbaren Aufdruck der Zeichenfolge "#darferdas?" auf Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen oder Schuhen sehe der angesprochene Verkehr lediglich ein Gestaltungsmittel und keinen Herkunftshinweis.
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Die Rechtsbeschwerde macht zwar ohne Erfolg geltend, eine dekorative Verwendung sei weder die wahrscheinlichste noch eine praktisch bedeutsame oder naheliegende Verwendung des Zeichens. Bei Bekleidungsstücken liege es vielmehr nahe, dass eine eingetragene Marke zumindest auch auf Einnähetiketten verwendet werde. Selbst bei einer Verwendung als Schriftzug auf Kleidungsstücken könne das Zeichen auf die betriebliche Herkunft hinweisen, weil es sich dabei nicht um einen "Fun-Spruch" oder eine andere bekenntnishafte Aussage handele. Damit ersetzt die Rechtsbeschwerde erneut die tatrichterliche Beurteilung durch ihre eigene, ohne einen Rechtsfehler des Bundespatentgerichts aufzuzeigen.
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Für das Rechtsbeschwerdeverfahren ist aber mangels abweichender Feststellungen des Bundespatentgerichts zugunsten der Anmelderin davon auszugehen, dass es neben einer dekorativen Verwendung auch andere praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten einer Verwendung des Zeichens für die hier in Rede stehenden Waren, beispielsweise auf dem Etikett eines Kleidungsstücks, gibt. Dem steht nicht entgegen, dass nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts eine solche Verwendung im Verhältnis zu einer Verwendung etwa als Schriftzug auf der Vorderseite eines Kleidungsstücks weniger wahrscheinlich und auch praktisch nicht so bedeutsam und naheliegend ist. Sind der Prüfung der Unterscheidungskraft sämtliche praktisch bedeutsamen oder naheliegenden Verwendungsformen des Zeichens zugrunde zu legen, kann dem angemeldeten Zeichen nach den bisherigen Feststellungen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.
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Koch
Löffler
Schwonke
Feddersen
Schmaltz
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
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denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
Tenor
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Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 5. März 2013 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung bezüglich der Dienstleistungen
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"Zusammenstellen von Daten in Datenbanken; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Unternehmensberatung"
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und
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"Veröffentlichungen von Texten (ausgenommen Werbetexten), Tabellen und Bildern in Datennetzen"
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zurückgewiesen worden ist.
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Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
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Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.
Gründe
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I. Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der Wort-Bild-Marke
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für die Dienstleistungen
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Klasse 35
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Planen, Veranstalten und Durchführen von Messen, Ausstellungen und Präsentationen für wirtschaftliche und Werbezwecke, soweit in Klasse 35 enthalten; Veranstaltung von Preisverleihungen zu geschäftlichen und werblichen Zwecken, insbesondere zur Auszeichnung von Konsumgütern und von Unternehmen; Vermietung von Bürogeräten und Büromaschinen, insbesondere Präsentations- und Projektionsgeräten, Zusammenstellen von Daten in Datenbanken; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Unternehmensberatung;
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Klasse 41
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Planen, Veranstalten und Durchführen von Informationsveranstaltungen, Ausstellungen und Präsentationen für kulturelle und Unterrichtszwecke, soweit in Klasse 41 enthalten; Planen und Durchführen von Kongressen, Konferenzen und Lehrveranstaltungen; Durchführung von Live-Veranstaltungen, Veröffentlichungen von Texten (ausgenommen Werbetexten), Tabellen und Bildern in Datennetzen;
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Klasse 43
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Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen, insbesondere Vermietung von Versammlungsräumen, Zelten, transportablen Bauten, Stühlen, Tischen
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wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.
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Die dagegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschluss vom 5. März 2013 - 27 W (pat) 74/11, juris).
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Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren Eintragungsantrag weiter.
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II. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin als unbegründet angesehen, weil der angemeldeten Marke für die in Rede stehenden Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Dazu hat es ausgeführt:
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Die aus einer Ortsangabe und einer Gattungsbezeichnung bestehende Wortkombination "DüsseldorfCongress" erschöpfe sich in dem sachlichen Hinweis auf Tagungsveranstaltungen im weitesten Sinn, die in der Region Düsseldorf erbracht würden oder für diese bestimmt seien. Damit verstehe das angesprochene Publikum die Bezeichnung im Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Dienstleistungen als bloße Sachbezeichnung, die auf den Erbringungsort oder die Bestimmung der Leistungen und damit auf Merkmale der fraglichen Dienstleistungen hinweise. Auch die graphische Ausgestaltung begründe keine Schutzfähigkeit. Die bei einer Benutzung für Waren anerkannte großzügige Beurteilung der Möglichkeit zur unterscheidungskräftigen Benutzung gelte nicht bei einer Verwendung im Zusammenhang mit Dienstleistungen.
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III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben Erfolg, soweit sie sich gegen die Annahme des Bundespatentgerichts richten, einer Eintragung der angemeldeten Dienstleistungen "Zusammenstellen von Daten in Datenbanken; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Unternehmensberatung; Veröffentlichungen von Texten (ausgenommen Werbetexten), Tabellen und Bildern in Datennetzen" stehe das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Insoweit ist die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Im Übrigen ist die Rechtsbeschwerde unbegründet.
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1. Mit Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, dass der Eintragung des angemeldeten Wort-Bild-Zeichens "DüsseldorfCongress" für folgende Dienstleistungen das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht:
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Planen, Veranstalten und Durchführen von Messen, Ausstellungen und Präsentationen für wirtschaftliche und Werbezwecke, soweit in Klasse 35 enthalten; Veranstaltung von Preisverleihungen zu geschäftlichen und werblichen Zwecken, insbesondere zur Auszeichnung von Konsumgütern und von Unternehmen; Vermietung von Bürogeräten und Büromaschinen, insbesondere Präsentations- und Projektionsgeräten; Planen, Veranstalten und Durchführen von Informationsveranstaltungen, Ausstellungen und Präsentationen für kulturelle und Unterrichtszwecke, soweit in Klasse 41 enthalten; Planen und Durchführen von Kongressen, Konferenzen und Lehrveranstaltungen; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen, insbesondere Vermietung von Versammlungsräumen, Zelten, transportablen Bauten, Stühlen, Tischen.
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a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 - TOOOR!; Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 Rn. 11 = WRP 2014, 449 - grill meister).
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Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Maßgeblich ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008 - C-304/06, Slg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Rn. 67 - EUROHYPO; BGH, Beschluss vom 8. März 2012 - I ZB 13/11, BGHZ 193, 21 Rn. 9 - Neuschwanstein; BGH, Beschluss vom 13. September 2012 - I ZB 68/11, GRUR 2013, 522 Rn. 8 = WRP 2013, 503 - Deutschlands schönste Seiten). Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 12 = WRP 2012, 337 - Link economy). Besteht eine Marke aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (vgl. EuGH, Urteil vom 16. September 2004 - C-329/02, Slg. 2004, I-8317 = GRUR 2004, 943 Rn. 28 - Sat.2).
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Diese Grundsätze gelten unterschiedslos für Marken, die für Waren eingetragen werden sollen, wie für solche, deren Anmeldung sich auf Dienstleistungen bezieht. Das Markengesetz geht ebenso wie das Gemeinschaftsmarkenrecht grundsätzlich von einer rechtlichen Gleichbehandlung von Waren- und Dienstleistungsmarken aus (vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 3 Rn. 26). Allerdings unterscheiden sich die Möglichkeiten zur Benutzung von Waren- und Dienstleistungsmarken, weil eine Benutzung in Form einer körperlichen Verbindung zwischen Zeichen und Produkt bei Dienstleistungsmarken nicht in Betracht kommt.
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b) Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass der angemeldeten Marke "DüsseldorfCongress" für die unter III. 1. angeführten Dienstleistungen die Unterscheidungskraft fehlt.
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aa) Trotz des anzuwendenden großzügigen Maßstabs fehlt den Wortbestandteilen einer Marke jegliche Unterscheidungskraft, wenn sie einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Wortkombination kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 - I ZB 52/08, GRUR 2009, 952 - DeutschlandCard, mwN).
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bb) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, die angemeldete Wortkombination erschöpfe sich in dem sachlichen Hinweis auf Tagungsveranstaltungen im weitesten Sinn, die in der geographisch begrenzten Region Düsseldorf erbracht würden oder für diese bestimmt seien. Sie habe damit für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen einen beschreibenden Begriffsinhalt. Abweichendes ergebe sich weder aus der Zusammenschreibung der Wörter noch aus der Verwendung des in Deutschland leicht verständlichen englischen Wortes "Congress". Die Bezeichnung werde unmittelbar in ihrer Aussage, dass es sich um einen Kongress in Düsseldorf handele, verstanden. Es liege auch keine besonders ungewöhnlich gebildete Wortkombination vor.
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cc) Die Rechtsbeschwerde hält dem entgegen, die Bezeichnung "DüsseldorfCongress" erschöpfe sich aus Verbrauchersicht nicht in der Aussage, es handele sich um einen Kongress in Düsseldorf. Es bestehe ein merklicher Unterschied zwischen der Summe der Bestandteile der geographischen Angabe "Düsseldorf" und dem englischen Wort "Congress" und dem Wort "DüsseldorfCongress". Die Kombination sei ungewöhnlich, weshalb der Gesamteindruck der Kombination von einer bloßen Zusammenfügung der einzelnen Wörter abweiche. Das angesprochene Publikum sei an mit "DüsseldorfCongress" vergleichbare Wortbildungen nicht gewöhnt. Die Wortkombination sei sprachunüblich gebildet. Ihr entnehme der Verbraucher keine Sachangabe. Dem kann nicht beigetreten werden.
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dd) Die Begriffe "Düsseldorf" und "Kongress" sind - was die Rechtsbeschwerde nicht in Abrede stellt - für die Dienstleistungen, die vorliegend Gegenstand der Beurteilung sind, ein Hinweis auf eine Tagungsveranstaltung in der Region Düsseldorf. Soweit die Rechtsbeschwerde darauf verweist, die Angabe "Düsseldorf" deute nicht ohne weiteres auf den geographischen Ursprung der Dienstleistungen hin, sondern könne auch als Sitz des veranstaltenden Unternehmens aufgefasst werden, ändert dies am beschreibenden Charakter der Bezeichnungen "Düsseldorf" und "Kongress" nichts. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Februar 2014 - I ZB 3/13, GRUR 2014, 569 Rn. 18 = WRP 2014, 573 - HOT). Das Bundespatentgericht ist deshalb zu Recht davon ausgegangen, dass der angesprochene Verkehr die Wörter "Düsseldorf" und "Kongress" in diesen Dienstleistungsbereichen als bloßen Hinweis ohne Unterscheidungskraft auffasst. Daran ändert auch die sprachunübliche Zusammenfassung der Bestandteile "Düsseldorf" und "Kongress" zu "DüsseldorfCongress" nichts.
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Durch die Zusammenfügung von beschreibenden Begriffen kann allerdings der Charakter einer Sachangabe entfallen. Dies setzt voraus, dass die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Rn. 98 f. - Postkantoor; BGH, Beschluss vom 11. Mai 2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; Beschluss vom 22. Januar 2009 - I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 Rn. 13 = WRP 2009, 963 - My World; Beschluss vom 22. Juni 2011 - I ZB 78/10, GRUR 2012, 272 Rn. 12 = WRP 2012, 321 - Rheinpark-Center Neuss). Der beschreibende Charakter mehrerer Wörter geht aber regelmäßig nicht schon durch deren Zusammenführung verloren. Vielmehr bleibt im Allgemeinen die bloße Kombination von beschreibenden Bestandteilen selbst beschreibend. Davon ist auch bei der angemeldeten Marke auszugehen. Die Auswechslung des deutschen Wortes "Kongress" durch den entsprechenden englischen Begriff "Congress" und die - grammatikalisch nicht korrekte - Zusammenführung der Wörter reicht vorliegend nicht aus, der angemeldeten Marke durch die Kombination der Begriffe Unterscheidungskraft zu verleihen. Die Bezeichnung vermittelt dem Verkehr keinen anderen Eindruck als die Summe ihrer Bestandteile.
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ee) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe die in einzelnen Branchen bestehende Übung außer Betracht gelassen, Unternehmenskennzeichen oder Betriebsbezeichnungen zu verwenden, die sich aus dem Namen einer Region oder Gemeinde und einem weiteren, am Unternehmensgegenstand orientierten Begriff zusammensetzten. Die Verbraucher seien deshalb daran gewöhnt, einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft in dieser Form vermittelt zu bekommen. Das Bundespatentgericht habe dies verschiedentlich bei Unternehmen der Energieversorgung, landwirtschaftlichen Betrieben und Veranstaltungsorten angenommen.
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(1) Für die Frage, ob ein Markenwort für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vom Verkehr als beschreibend aufgefasst wird, ist es ohne Bedeutung, ob das Wort zur Bezeichnung eines Vereins oder Unternehmens über originäre Unterscheidungskraft verfügt. So ist in der Rechtsprechung für Verbandsnamen anerkannt, dass an die Anforderungen für die Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzulegen ist, weil der Verkehr daran gewöhnt ist, dass diese Bezeichnungen aus einem Sachbegriff gebildet sind, der an den jeweiligen Tätigkeitsbereich angelehnt ist und der häufig mit einer geographischen Angabe kombiniert wird (vgl. BGH, Beschluss vom 17. August 2011 - I ZB 70/10, GRUR 2012, 276 Rn. 13 f. = WRP 2012, 472 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.). Das lässt für sich genommen aber keinen Rückschluss darauf zu, dass derartige Bezeichnungen für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vom Verkehr nicht als beschreibend aufgefasst werden. Die Frage des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG richtet sich ausschließlich nach markenrechtlichen Grundsätzen und nicht nach den Maßstäben, die etwa an die originäre Kennzeichnungskraft von Vereinsnamen zu stellen sind (vgl. BGH, GRUR 2012, 276 Rn. 16 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).
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(2) Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass die in einer bestimmten Branche bestehenden Kennzeichnungsgewohnheiten das Verkehrsverständnis des Publikums in einem Maße bestimmen, dass der Durchschnittsverbraucher derartige Bezeichnungen auch als Produktkennzeichen ansieht und sie deshalb über originäre Unterscheidungskraft verfügen (BPatG, Beschluss vom 30. Mai 2001 - 32 W (pat) 11/01, juris Rn. 8; Beschluss vom 15. Juli 2008 - 33 W (pat) 91/06, juris Rn. 45; Beschluss vom 27. Januar 2009 - 27 W (pat) 43/09, juris Rn. 18; MarkenR 2010, 403, 404). Ein entsprechendes Verkehrsverständnis hat das Bundespatentgericht vorliegend aber nicht festgestellt. Es hat deshalb im Ergebnis zu Recht angenommen, dass die angemeldete Marke nicht auf ein bestimmtes Unternehmen hinweist. Dass es in diesem Zusammenhang auch darauf abgestellt hat, dass die vorstehend dargestellte Entscheidungspraxis sich auf Gebäude und Immobilien bezieht, ist nicht entscheidungserheblich.
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ff) Ohne Rechtsfehler hat das Bundespatentgericht weiter angenommen, dass auch die graphische Ausgestaltung für die in Rede stehenden Dienstleistungen keine Schutzfähigkeit begründet. Bei der Gestaltung der Schrift und ihrer Platzierung im unteren Rand eines einfarbigen Quadrats handelt es sich um eine einfache, werbeübliche graphische Gestaltung, durch die das Eintragungshindernis nicht überwunden wird (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 = WRP 2001, 1201 - anti KALK; Beschluss vom 21. Februar 2008 - I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 20 = WRP 2008, 1087 - VISAGE).
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gg) Rechtsfehlerfrei ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG werde auch durch die üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten bei den in Rede stehenden Dienstleistungen nicht beseitigt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt es insoweit darauf an, ob es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass der Verkehr es ohne weiteres als Marke versteht (vgl. BGH, Beschluss vom 31. März 2010 - I ZB 62/09, BGHZ 185, 152 Rn. 21 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; BGH, GRUR 2010, 1100 Rn. 28 - TOOOR!). Bei der Beurteilung der Kennzeichnungsgewohnheiten ist es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union nicht ausgeschlossen, die Prüfung auf die wahrscheinlichste und naheliegendste Verwendungsform zu beschränken (vgl. EuGH, Beschluss vom 26. April 2012 - C-307/11, GRUR 2013, 519 Rn. 55 - Deichmann SE [umsäumter Winkel]). Das setzt allerdings voraus, dass es eine im Vordergrund stehende Verwendungsform gibt und nicht mehrere praktisch bedeutsame Verwendungsformen in Betracht kommen. Wie das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat, sind die wahrscheinlichsten und naheliegendsten Verwendungsformen im vorliegenden Fall Werbemaßnahmen, der Aufdruck auf Geschäftspapiere, Prospekte, Schilder oder die Benutzung an Geschäftsgebäuden. Ohne Rechtsfehler ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, bei derartigen Verwendungen werde der Verkehr die angemeldete Marke wegen ihrer unauffälligen quadratischen Gestaltung und der mit dem Wortzeichen verbundenen Sachaussage nicht als Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen verstehen.
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2. Der angefochtene Beschluss des Bundespatentgerichts hat indes keinen Bestand, soweit er die Zurückweisung der Markenanmeldung für die folgenden Dienstleistungen bestätigt hat:
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Zusammenstellen von Daten in Datenbanken; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Unternehmensberatung; Veröffentlichungen von Texten (ausgenommen Werbetexten), Tabellen und Bildern in Datennetzen.
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Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerhaft keine Feststellungen dazu getroffen, ob der Wortbestandteil "DüsseldorfCongress" der angemeldeten Marke auch bei diesen Dienstleistungen einen beschreibenden Begriffsinhalt hat, der ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Ein entsprechender Begriffsinhalt ist auch nicht ersichtlich. Sofern die Bezeichnung "DüsseldorfCongress" im Zusammenhang mit den beanspruchten EDV-Dienstleistungen und Veröffentlichungen oder allgemein mit Unternehmensberatung verwendet wird, besteht kein Anhaltspunkt, dass der Verkehr das Zeichen allein als Hinweis auf eine Tagungsveranstaltung in Düsseldorf, die Bestimmung der Leistungen oder ihren Erbringungsort versteht. Es kann insoweit nicht von einer engen Verbindung dieser Dienstleistungen zur Planung und Durchführung von Kongressen ausgegangen werden. Der Verkehr hat deshalb keinen Anlass, das angemeldete Zeichen bei diesen Dienstleistungen nicht als Unterscheidungsmittel aufzufassen.
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IV. Danach ist der angefochtene Beschluss unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels teilweise aufzuheben und die Sache insoweit an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).
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Richter am BGH Pokrant ist im
Ruhestand und daher verhindert
zu unterschreiben.Büscher
Büscher
Schaffert
Kirchhoff
Koch
Tenor
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Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 9. Oktober 2012 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.
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Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.
Gründe
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I. Der für die Markeninhaberin international registrierten Wort-Bildmarke IR 797 277
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wurde am 15. Juni 2006 für die Waren der
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Klasse 3
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Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampooings, gels pour la douche, lotions pour le corps, huiles de massage, gels, crèmes pour le visage.
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[Wasch- und Bleichmittel; Putz- , Polier- , Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfüm, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Shampoos, Duschgele, Körperlotionen, Massageöle, Gele, Gesichtscremes]
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Klasse 5
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Produits hygiéniques pour la medicine; produits pour compléter l’alimentation (à usage médical); lubrifiants à usage pharmaceutique.
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[Hygieneprodukte für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel (für den medizinischen Gebrauch; Gleitmittel für pharmazeutische Zwecke]
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Klasse 16
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Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie notamment, calendriers, étiquettes pour produits, photographies.
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[Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse insbesondere Kalender, Warenetiketten, Fotografien]
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Klasse 25
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Vêtements et chaussures
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[Bekleidungsstücke und Schuhwaren]
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Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gewährt.
- 2
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Die Antragsteller haben beim Deutschen Patent- und Markenamt die Schutzentziehung für Deutschland beantragt und geltend gemacht, die Marke sei nicht unterscheidungskräftig. Die Markeninhaberin hat dem Schutzentziehungsantrag widersprochen.
- 3
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Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss vom 22. März 2011 der Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Waren
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Klasse 3
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Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser
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[Putz- , Polier- , Fettentfernungs- und Schleifmittel]
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Klasse 5
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Produits hygiéniques pour la medicine
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[Hygieneprodukte für medizinische Zwecke]
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Klasse 16
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Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes
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[Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind]
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entzogen und den Antrag auf Schutzentziehung im Übrigen zurückgewiesen.
- 4
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Das Bundespatentgericht hat die gegen die Schutzentziehung gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen und auf die Beschwerde der Antragstellerin zu 1 der Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt entzogen (BPatG, Beschluss vom 9. Oktober 2012 - 27 W (pat) 49/11, juris). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.
- 5
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II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der angegriffenen Marke fehle für die eingetragenen Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:
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Die angegriffene Marke habe nur einen im Vordergrund des Verständnisses stehenden, die beanspruchten Waren beschreibenden Begriffsinhalt oder werde als allgemeine Werbeaussage verstanden. Das zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörende Wort „HOT“ habe neben der Bedeutung „heiß“ die weiteren Bedeutungen „scharf, scharf gewürzt, pikant, sexy, angesagt, großartig“. Die einfach gehaltene graphische Ausgestaltung durch die Umrahmung des Wortbestandteils und die Schreibweise in Großbuchstaben weise keine über eine dekorative Art hinausgehenden charakteristischen Merkmale auf und reiche allein für die Bejahung einer Herkunftsfunktion nicht aus. Aus der Eintragung der Marke in den USA und als Gemeinschaftsmarke ergebe sich keine Bindungs- oder Indizwirkung für das vorliegende Verfahren. Entsprechendes gelte im Hinblick auf die von der Markeninhaberin vorgelegten zivilgerichtlichen Entscheidungen. Für die Annahme einer Unterscheidungskraft spiele es schließlich keine Rolle, dass die Markeninhaberin nach ihrem Vortrag ihre Produkte unter der Marke seit über 20 Jahren vertrieben habe. Die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der Marke habe die Markeninhaberin damit nicht dargelegt.
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III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist unbegründet.
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1. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass dieses auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfrage beschränkt ist (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juli 1995 - I ZB 27/93, BGHZ 130, 187, 191 - Füllkörper; Beschluss vom 16. Juli 2009 - I ZB 53/07, BGHZ 182, 325 Rn. 14 - Legostein).
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2. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Marke „HOT“ sei für die eingetragenen Waren nicht unterscheidungskräftig, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
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a) Gemäß § 115 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit § 54 Abs. 1, § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist einer eingetragenen IR-Marke der Schutz zu entziehen, wenn ihr im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C398/08, GRUR 2010, 228 Rn. 33 = WRP 2010, 364 - Audi [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy; Beschluss vom 4. April 2012 - I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143 Rn. 7 = WRP 2012, 1396 - Starsat; Beschluss vom 22. November 2012 - I ZB 72/11, GRUR 2013, 731 Rn. 11 = WRP 2013, 909 - Kaleido). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 - TOOOR!).
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Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Maßgeblich ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008 - C304/06, Slg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Rn. 67 - EUROHYPO; BGH, Beschluss vom 15. Januar 2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rn. 8 = WRP 2009, 439 - STREETBALL; BGH, GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido). Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy).
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b) Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Es hat angenommen, das Wort „HOT“ gehöre zum Grundwortschatz der englischen Sprache und habe neben der Bedeutung „heiß“ in Bezug auf Geschmack den weiteren Sinngehalt „scharf, scharf gewürzt und pikant“. Der Verkehr verstehe den Begriff aber auch in einem übertragenen Sinne, nämlich als „sexy, angesagt, großartig“. In dieser Bedeutung werde „hot“ auch in Verbindung mit Mode, Schuhen und anderen Produkten, z.B. Parfums und Kosmetika verwendet, die geeignet seien, die Attraktivität einer Person zu erhöhen. Für ein entsprechendes Verständnis auch im Inland sprächen insbesondere die vom Deutschen Patent- und Markenamt und den Antragstellern ermittelten Verwendungsbeispiele im Internet. Diese auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung lässt keine Rechtsfehler erkennen und wird von der Rechtsbeschwerde hingenommen.
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c) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, die beanstandete Marke habe nur einen die beanspruchten Waren beschreibenden Begriffsinhalt.
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aa) Das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ist anzunehmen, wenn die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 - I ZB 52/08, GRUR 2009, 952 Rn. 10 = WRP 2009, 960 - DeutschlandCard; BGH, GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat).
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bb) Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen und hat eine beschreibende Bedeutung des Markenwortes in Bezug auf sämtliche beanspruchte Waren angenommen. Die gegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung erhobenen Rügen greifen nicht durch.
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(1) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, der Umstand, dass der Begriff „HOT“ in dem vom Bundespatentgericht angenommenen mehrfachen Sinn verstanden werden könne, lasse nicht den zwingenden Schluss zu, dass dem Markenwort im Hinblick auf die beanspruchten Waren ausschließlich ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeschrieben werden könne. Es sei vielmehr davon auszugehen, dass dem Begriff „HOT“ kein beschreibender Begriffsinhalt für die streitgegenständlichen Waren zukomme, der stets und nur als solcher verstanden werde und weitere Bedeutungsmöglichkeiten daher völlig in den Hintergrund dränge. So werde ein Parfum auch durch die Adjektive, mit denen der Begriff „HOT“ im übertragenen Sinne gleichgesetzt werde, nicht erschöpfend beschrieben. Dies gelte selbst dann, wenn der Verkehr dem Begriff entnehmen sollte, dass das so bezeichnete Parfum derjenigen Person, die es verwende, besondere Attraktivität verleihe oder diese als „sexy“ oder „erotisch“ erscheinen lasse. Der Verkehr werde nämlich keine konkrete Vorstellung über besondere Eigenschaften der unter der Marke „HOT“ vertriebenen Parfums, Seifen, Kosmetika usw. haben. Die Abnehmer, die „HOT“ überhaupt im Sinne der über den ursprünglichen Wortsinn „heiß“ hinausgehenden Bedeutungen verstünden, entwickelten jedenfalls keine Vorstellung von bestimmten, von allen Nutzern übereinstimmend empfundenen Besonderheiten, die auf diese Weise beschrieben würden, sondern allenfalls jeweils subjektiv ganz unterschiedliche Vorstellungen über die Art des mit „HOT“ bezeichneten Parfums. Mit dieser Rüge hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg.
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Die Annahme einer beschreibenden Bedeutung eines Begriffs setzt entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht voraus, dass mit ihm ein Produkt „erschöpfend“ beschrieben wird. So ergibt sich bereits aus § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, dass eine beschreibende Bedeutung in Bezug auf eine Vielzahl von Merkmalen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt und diese keinesfalls immer auch vollständig charakterisieren muss. Wie bereits dargelegt wurde, reicht es für die Verneinung einer Unterscheidungskraft zudem aus, wenn die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt haben oder jedenfalls ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird. Dabei ist das Merkmal des engen beschreibenden Bezugs nicht absolut und generalisierend zu ermitteln, sondern von den Umständen des Einzelfalls und insbesondere vom Bedeutungsgehalt der konkret als Marke beanspruchten Bezeichnung und den konkreten Waren und Dienstleistungen abhängig, für die die Marke Schutz beansprucht (vgl. BGH, Beschluss vom 27. April 2006 - I ZB 96/05, BGHZ 167, 278 Rn. 28 - FUSSBALL WM 2006).
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Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kommt es auch nicht darauf an, ob der Verkehr mit der Bezeichnung eine konkrete Vorstellung über besondere Eigenschaften der Waren hat, die unter der Bezeichnung angeboten werden. Eine beschreibende Benutzung als Sachangabe für die Waren und Dienstleistungen setzt nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (BGH, Beschluss vom 13. März 2008 - I ZB 53/05, GRUR 2008, 900 Rn. 15 = WRP 2008, 1338 - SPA II; BGH, GRUR 2009, 952 Rn. 15 - DeutschlandCard; BGH, Beschluss vom 13. September 2012 - I ZB 68/11, GRUR 2013, 522 Rn. 3 f. = WRP 2013, 503 - Deutschlands schönste Seiten).
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(2) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, dem Markenwort „HOT“ komme in Bezug auf die eingetragenen Waren auch keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit zu.
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Für das Vorliegen des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG reicht es aus, wenn das Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen eine beschreibende Angabe enthält (BGH, GRUR 2009, 952 Rn. 15 - DeutschlandCard; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 131 f.; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 113).
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Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen und hat - teilweise unter Bezugnahme auf die Feststellungen des Deutschen Patent- und Markenamtes - eine beschreibende Bedeutung des Markenwortes in Bezug auf sämtliche beanspruchten Waren angenommen. Dieses werde in seiner Bedeutung „sexy, scharf, angesagt, großartig, echt geil“ in Verbindung mit Mode, Schuhen sowie Produkten wie Parfums und Kosmetika verwendet, die geeignet seien, die Attraktivität einer Person zu erhöhen. Auch Druckereierzeugnisse könnten „hot“ - also besonders sexy oder scharf - sein, indem sie entsprechende Bilder verwendeten. Die Bezeichnung „HOT“ könne in diesem Zusammenhang auch bedeuten, dass diese Produkte (beispielsweise Pin-ups oder andere Produkte aus dem erotischen Bereich) den Verbraucher besonders „heiß“ oder „scharf“ machten. Auch bei den Waren aus Papier und Pappe könne „HOT“ als Hinweis auf den Inhalt verstanden werden. Im Hinblick auf die beanspruchten Wasch- und Bleichmittel könnte das Markenwort ohne weiteres als einfacher Hinweis auf die Temperatur verstanden werden, mit der das Produkt anzuwenden sei. Diätetische Lebensmittel für medizinische Zwecke könnten geschmacklich besonders scharf sein oder aber damit werben, dass sie den Verbraucher besonders „angesagt“, „heiß“, „scharf“ oder „sexy“ machten oder wirken ließen. Gleitmittel für pharmazeutische Zwecke könnten den Anwender ebenfalls „scharf“ und „sexy“ machen; zudem gebe es auch Gleitmittel mit Wärmeeffekt. Die beanspruchten Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel könnten ebenso wie Hygienepräparate für medizinische Zwecke „heiß“ verwendet oder werbeüblich als „angesagt“ bezeichnet werden.
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Gegen diese tatrichterlichen Feststellungen, die nicht erfahrungswidrig sind, wendet sich die Rechtsbeschwerde vergeblich.
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Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, der Begriff „HOT“ sei in seiner ursprünglichen Bedeutung als „heiß“ für die wenigsten der eingetragenen Waren - insbesondere nicht für Parfums und Kosmetika - sachbezogen, berücksichtigt sie nicht hinreichend, dass das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat, dass der angesprochene Verkehr dem Markenwort neben der Bedeutung „heiß“ den weiteren Sinngehalt „scharf, scharf gewürzt und pikant“ in Bezug auf Geschmack sowie die Bedeutung „sexy, angesagt, großartig“ beimisst. Mit ihrer weiteren Rüge, es sei weder festgestellt noch ersichtlich, dass der Verkehr das Markenwort grundsätzlich so verstehe, dass die damit bezeichneten Produkte einen Wärmeeffekt erzeugten oder heiß verwendet würden, begibt sich die Rechtsbeschwerde auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet der tatrichterlichen Würdigung. Dasselbe gilt, soweit sich die Rechtsbeschwerde gegen die Feststellung des Bundespatentgerichts wendet, auch bei den Waren aus Papier und Pappe könne „HOT“ als Hinweis auf den Inhalt verstanden werden.
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Da - wie dargelegt - von einem beschreibenden Begriff auch dann ausgegangen werden kann, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt, reicht - entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde - der allein durch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des Verkehrs für die Bejahung einer Unterscheidungskraft nicht aus.
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d) Die Annahme des Bundespatentgerichts, der Bejahung einer Unterscheidungskraft stehe auch entgegen, dass der Verkehr das Markenwort „HOT” wegen seiner Bedeutung als „angesagt” und „großartig” auch als allgemeine anpreisende Werbeaussage verstehen werde, hält einer rechtlichen Überprüfung ebenfalls stand.
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aa) Die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH, GRUR 2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard; BGH, Beschluss vom 14. Januar 2010 - I ZB 32/09, GRUR 2010, 640 Rn. 13 = WRP 2010, 891 - hey!; BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat).
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bb) Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Seine Annahme, das Markenwort „HOT“ sei eine solche gebräuchliche Wendung einer bekannten Fremdsprache, die der Verkehr wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstehe, ist nicht erfahrungswidrig und lässt auch sonst keinen Rechtsfehler erkennen.
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Entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht nicht verkannt, dass der anpreisende Sinn einer Wortmarke deren gleichzeitige Eignung als Herkunftshinweis nicht ausschließt. Das Bundespatentgericht hat vielmehr unter Hinweis auf die vom Deutschen Patent- und Markenamt und von den Antragstellern ermittelten Verwendungen im Internet positiv festgestellt, dass der Verkehr das Markenwort „HOT“ allein als gebräuchliche Wendung im Sinne einer werblich anpreisenden Aufforderung und nicht als individualisierenden Herkunftshinweis versteht. Gegen die tatsächlichen Grundlagen der Feststellungen des Bundespatentgerichts hat die Rechtsbeschwerde keine Rüge erhoben. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, es könne nicht davon ausgegangen werden, dass das englische Wort „HOT“ in gleicher Weise wie etwa der Begriff „cool“ mit einer feststehenden übertragenen Bedeutung Eingang in die deutsche Alltagssprache gefunden habe, ersetzt sie lediglich die tatrichterliche Würdigung des Bundespatentgerichts durch ihre eigene Sichtweise.
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e) Die Rechtsbeschwerde rügt ferner vergeblich, das Bundespatentgericht hätte bei der Beurteilung der Wahrnehmung des Verkehrs nicht unberücksichtigt lassen dürfen, dass mehrere inländische Zivilgerichte in Verletzungsverfahren insbesondere für Parfums und Kosmetikartikel eine Unterscheidungskraft des Markenwortes „HOT“ bejaht hätten. Das Bundespatentgericht hat sich mit dem entsprechenden Vortrag der Markeninhaberin auseinandergesetzt. Es hat zutreffend ausgeführt, die Zivilgerichte prüften im Verletzungsverfahren nicht die Schutzfähigkeit der Marke, sondern seien an deren Eintragung gebunden. Aus diesem Grund beruft sich die Rechtsbeschwerde auch vergeblich auf Entscheidungen des Tribunal de Grande Instance de Paris. Insoweit kommt hinzu, dass weder dargelegt noch ersichtlich ist, dass sich aus diesen Entscheidungen hinreichende Indizien für die im Streitfall maßgebenden Anschauungen der deutschen Verkehrskreise ergeben könnten.
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f) Das Bundespatentgericht hat - entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde - auch rechtsfehlerfrei angenommen, dass sich aus der Eintragung der beanstandeten Marke in den USA und als Gemeinschaftsmarke keine Bindungs- oder Indizwirkung für die im vorliegenden Verfahren vorzunehmende Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft ergibt (vgl. EuGH, Beschluss vom 12. Februar 2009 - C-39/08 und C43/08, GRUR 2009, 667 Rn. 17 und 19 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 18 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschluss vom 17. August 2010 - I ZB 61/09, WRP 2011, 349 Rn. 12 - FREIZEIT Rätsel Woche).
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g) Eine hinreichende Unterscheidungskraft der beanstandeten Marke ergibt sich auch nicht aus ihrer graphischen Gestaltung.
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In Anbetracht der fehlenden Unterscheidungskraft des Wortbestandteils „HOT“ der angegriffenen Marke reichen einfache graphische Elemente nicht aus, das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 f. = WRP 2001, 1021 - antiKALK; BGH, GRUR 2010, 640 Rn. 17 - hey!). Dass die Wort-Bildmarke nur einfache graphische Elemente aufweist, hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei festgestellt. Diese Feststellungen sind nicht erfahrungswidrig.
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h) Das Bundespatentgericht hat schließlich mit Recht angenommen, dass es für die Beurteilung der Unterscheidungskraft auch keine Rolle spielt, dass die Markeninhaberin nach ihrem von den Antragstellern bestrittenen Vortrag ihre Produkte seit über 20 Jahren unter der angegriffenen Marke vertrieben hat.
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Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kommt es im Streitfall nicht auf die Frage an, ob Vertrauensschutzerwägungen im Löschungsverfahren gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eine Rolle spielen können (vgl. dazu BPatG, GRUR 2013, 733, 736) oder ein durch jahrelange und unbeanstandete Benutzung der Marke geschaffener Besitzstand einer Markenlöschung wegen fehlender Unterscheidungskraft entgegenstehen kann (vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 50 Rn. 33). Das Bundespatentgericht hat - von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet - angenommen, die Markeninhaberin habe für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung keinen Vortrag gehalten. Es hat auch nicht festgestellt, dass die Markeninhaberin die angegriffene Marke jahrelang unbeanstandet benutzt und dadurch einen schutzwürdigen Besitzstand erworben hat. Die Rechtsbeschwerde hat nicht geltend gemacht, dass die Markeninhaberin einen entsprechenden Vortrag gehalten und das Bundespatentgericht diesen übergangen hat.
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i) Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union erfordern.
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IV. Danach ist die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Markeninhaberin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.
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Bornkamm Schaffert Kirchhoff
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Koch Löffler
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.