Bundesgerichtshof Beschluss, 06. Feb. 2020 - I ZB 21/19

06.02.2020 00:00

Berichtigung durch Beschluss

vom 23. September 2020

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 21/19

Verkündet am:

6. Februar 2020

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

INJEKT/INJEX

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

a) Im Löschungsklageverfahren wirkt die Benutzung für eine Spezialware auch für einen umfassenderen

, nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtserhaltend. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise

und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen

Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigen es, auch die Waren

im Warenverzeichnis zu belassen, die nach der Verkehrsauffassung gemeinhin zum gleichen

Warenbereich gehören.

b) Die für das Löschungsverfahren im Interesse der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des Markeninhabers

entwickelte Rechtsprechung zur Einschränkung von Oberbegriffen gilt nicht für

das Markenverletzungsverfahren. Ist die Marke für einen (weiten) Warenoberbegriff eingetragen

, ist sie in diesem Verfahren so zu behandeln, als sei sie nur für die konkret benutzten

Waren registriert. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass der Schutz der Marke lediglich für das

konkret vertriebene Einzelprodukt mit sämtlichen individuellen Eigenschaften (hier: zweiteilige

Einmalspritzen) besteht. Der Schutz erstreckt sich vielmehr auf gleichartige Waren (hier: medizinische

Spritzen) (Fortführung von BGH, Urteil vom 29. Juni 2006 - I ZR 110/03, GRUR

2006, 937 = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II).

c) Wird aus einem wegen beschreibender Anklänge kennzeichnungsschwachen oder originär

schutzunfähigen Zeichen, das als Marke eingetragen worden ist, wegen Verwechslungsgefahr

Widerspruch erhoben, dürfen bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit beschreibende Zeichenbestandteile

nicht von vornherein aus der Betrachtung ausgeschlossen werden.

d) Einer mit dem Zweck der absoluten Schutzhindernisse unvereinbaren Begünstigung schwacher

Marken kann durch ein auf diese Schutzhindernisse gestütztes Nichtigkeitsverfahren begegnet

werden. Ist ein Zeichen wirksam als Marke eingetragen, verhindert im Verletzungsverfahren

die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG aF (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nF) einen

unangemessenen Schutz von Zeichen, die wegen ihrer beschreibenden Anklänge originär

schutzunfähig sind.

BGH, Beschluss vom 6. Februar 2020 - I ZB 21/19 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2020:060220BIZB21.19.0

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 6. Februar 2020 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Odörfer

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der am 1. März 2019 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Gründe:

1: A. Die Injex Pharma AG (im Folgenden: frühere Markeninhaberin) war Inhaberin der am 1. Februar 2012 angemeldeten und seit dem 11. Juni 2012 unter der Nummer 30 2012 012 744 eingetragenen deutschen Wortmarke "INJEX", die für folgende Waren der Klasse 10 Schutz beansprucht: nadelloses Injektionssystem, medizinische Apparate und Instrumente, nadellose ärztliche Arzneiverabreichungssysteme, nämlich nadellose Injektionsapparate, nadellose Einwegampullen, angepasste Abkoch- und Tragebehältnisse für nadellose Injektionsapparate, angepasste Verbindungselemente für die Übertragung von Flüssigkeiten und Zubehör dafür, soweit diese Waren in Klasse 10 enthalten sind.

2: Gegen die am 13. Juli 2012 veröffentlichte Eintragung der Marke hat die Widersprechende zum einen aus der am 16. Mai 1998 angemeldeten und am 5. Mai 2000 unter der Nummer 398 27 581 eingetragenen deutschen Wortmarke "I N J E K T", die für die Waren der Klasse 10 "Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente, Apparate und Geräte" Schutz beansprucht, und zum anderen aus der unter der Nummer 772 712 eingetragenen IR-Wortmarke "INJEKT" Widerspruch erhoben, die aufgrund einer ergänzenden Anmeldung vom 10. August 2011 für Waren der Klasse 10, nämlich "Surgical, medical, dental and veterinary instruments, apparatus and utensils" im Gebiet der Europäischen Union geschützt ist.

3: Mit Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 1. Mai 2015 ist über das Vermögen der früheren Markeninhaberin das Insolvenzverfahren eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt worden. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat das Widerspruchsverfahren durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht als unterbrochen angesehen und die Widersprüche mit Beschluss vom 13. Januar 2016 zurückgewiesen.

4: Nachdem die Widersprechende gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt hatte, hat das Deutsche Patent- und Markenamt die angegriffene Marke mit Wirkung zum 3. Mai 2017 auf die jetzige Markeninhaberin umgeschrieben. Diese hat mit Schriftsatz vom 16. Mai 2017 erklärt, das Beschwerdeverfahren als Beteiligte zu übernehmen. Sowohl die frühere als auch die jetzige Markeninhaberin haben eine Benutzung der Widerspruchsmarken in Abrede gestellt.

5: Die gegen die Zurückweisung der Widersprüche gerichtete Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschluss vom 1. März 2019 - 28 W [pat] 29/16, juris). Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihr Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

6: Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach § 87 Abs. 2, § 68 Abs. 1 MarkenG im Verfahren Stellung genommen.

7: B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, das Deutsche Patent- und Markenamt habe den Widerspruch aus den Wortmarken "INJEKT" im Ergebnis zu Recht gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

8: Die jetzige Markeninhaberin sei wirksam als Beteiligte in das Widerspruchs - und Beschwerdeverfahren eingetreten. Das Beschwerdeverfahren sei nicht infolge der Insolvenz der früheren Markeninhaberin unterbrochen.

9: Zwischen den Streitmarken bestehe jedoch keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Zugunsten der Widersprechenden könne von einer rechtserhaltenden Benutzung ihrer beiden Widerspruchsmarken für die Waren "zweiteilige Einmalspritzen" ausgegangen werden, so dass sie für die Warenkategorie der medizinischen Spritzen Schutz beanspruchen könne. Zwischen den von den Widerspruchsmarken geschützten medizinischen Spritzen und den Waren, für die die angegriffene Marke Schutz beanspruche, bestehe teilweise Identität, teilweise liege durchschnittliche Warenähnlichkeit vor. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei von Haus aus unterdurchschnittlich. Unter Berücksichtigung der eingereichten Benutzungsunterlagen könne von einer Steigerung und im Ergebnis von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marken für medizinische Spritzen in Deutschland ausgegangen werden. Für das Vorliegen einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft biete der Vortrag der Widersprechenden dagegen keine hinreichenden Anhaltspunkte. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe allenfalls eine weit unterdurchschnittliche klangliche oder schriftbildliche Ähnlichkeit, so dass trotz teilweiser Warenidentität eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Eine begriffliche Zeichen- ähnlichkeit komme aus Rechtsgründen nicht in Betracht, weil die einander gegenüberstehenden Marken auf die Wörter "inject" oder "Injektion" hinwiesen. Diese Angaben seien für medizinische Spritzen unmittelbar beschreibend.

10: C. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben Erfolg und führen zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht. Das Bundespatentgericht hat die jetzige Markeninhaberin mit Recht als Beteiligte des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens angesehen (dazu C II). Seine Beurteilung, einer Entscheidung im vorliegenden Verfahren stehe die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der bisherigen Markeninhaberin nicht entgegen, weist ebenfalls keinen Rechtsfehler auf (dazu C III). Mit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begründung kann eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG jedoch nicht verneint werden (dazu C IV).

11: I. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass diese auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfragen beschränkt ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 14. Februar 2019 - I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058 Rn. 10 = WRP 2019, 1316 - KNEIPP).

12: II. Das Bundespatentgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass die jetzige Markeninhaberin als Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Markeninhaberin gemäß § 28 Abs. 2 MarkenG als Beschwerdegegnerin Beteiligte des Beschwerdeverfahrens geworden ist.

13: 1. Ist das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so kann der Rechtsnachfolger nach § 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG in einem Verfahren vor dem Deutschen Patentund Markenamt, einem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder einem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof den Anspruch auf Schutz dieser Marke und das durch die Eintragung begründete Recht erst von dem Zeitpunkt an geltend machen, in dem dem Deutschen Patent- und Markenamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zugegangen ist. Dasselbe gilt nach § 28 Abs. 2 Satz 2 MarkenG entsprechend für sonstige Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof , an denen der Inhaber einer Marke beteiligt ist. Übernimmt der Rechtsnachfolger ein Verfahren nach § 28 Abs. 2 Satz 1 oder 2 MarkenG, so ist die Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten nicht erforderlich (§ 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG).

14: 2. Die jetzige Markeninhaberin hat nach Umschreibung im Markenregister mit Wirkung zum 3. Mai 2017 das Beschwerdeverfahren übernommen. Damit ist sie als Rechtsnachfolgerin in die Verfahrensposition der früheren Markeninhaberin eingetreten (vgl. BGH, Beschluss vom 17. April 2007 - X ZB 41/03, BGHZ 172, 98 Rn. 28 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren) und muss in entsprechender Anwendung von § 265 Abs. 2 ZPO sämtliche Handlungen der früheren Markeninhaberin im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren gegen sich gelten lassen (zu § 265 ZPO vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2005 - V ZR 230/04, NJW 2006, 1351 Rn. 25; zur grundsätzlichen Geltung des § 265 ZPO im Anwendungsbereich von § 28 MarkenG vgl. BGHZ 172, 98 Rn. 28 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren).

15: III. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts ist nicht wegen eines absoluten Verfahrensmangels gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 MarkenG in Verbindung mit § 547 Nr. 4 ZPO aufzuheben. Sie ist nicht während der Unterbrechung des Verfahrens gemäß § 240 ZPO ergangen.

16: 1. Während des rechtlichen Verfahrensstillstands ergangene Gerichtsentscheidungen sind - mit Ausnahme im Fall einer nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingetretenen Unterbrechung (§ 240 Abs. 3 ZPO) - zwar nicht nichtig , aber mit den statthaften Rechtsmitteln angreifbar (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 27. Januar 2009 - XI ZR 519/07, NZI 2009, 783 Rn. 10 mwN). Eine insolvente Partei ist ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht mehr ordnungsgemäß vertreten. Ergeht in einem Berufungsverfahren trotz Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer Partei dennoch ein Urteil, beruht dieses Urteil auf einem Verfahrensfehler, der den absoluten Revisionsgrund des § 547 Nr. 4 ZPO begründet (BGH, NZI 2009, 783 Rn. 11). Dies gilt entsprechend im markenrechtlichen Rechtsbeschwerdeverfahren. Wäre die angegriffene Entscheidung trotz der Unterbrechung des Verfahrens ergangen, wären Entscheidung und Verfahren gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 MarkenG in Verbindung mit § 547 Nr. 4 ZPO aufzuheben.

17: 2. Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass es durch die Insolvenz der früheren Markeninhaberin nicht an einer Entscheidung in dem von der Widersprechenden eingeleiteten und von der jetzigen Markeninhaberin als Beschwerdegegnerin weitergeführten Beschwerdeverfahren gehindert war. Zum maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht war die angegriffene Marke nicht mehr Bestandteil der Insolvenzmasse der früheren Markeninhaberin. Die Marke ist mit ihrer Übertragung Teil des Vermögens der jetzigen Markeninhaberin geworden, das von dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der früheren Markeninhaberin nicht betroffen ist. Die jetzige Markeninhaberin war als Rechtsnachfolgerin der früheren Markeninhaberin gemäß § 28 Abs. 2 MarkenG von dem Zeitpunkt an, in dem dem Deutschen Patentund Markenamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zugegangen ist, zur Weiterführung des Beschwerdeverfahrens berechtigt.

18: IV. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, zwischen den Widerspruchsmarken "I N J E K T" und "INJEKT" und der angegriffenen Marke "INJEX" bestehe keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Zwar ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts hinsichtlich des Grads der Identität oder Ähnlichkeit der von den einander gegenüberstehenden Marken geschützten Waren im Ergebnis nicht zu beanstanden (dazu C IV 3). Das Bundespatentgericht ist weiter rechtsfehlerfrei von schwacher originärer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausgegangen , die infolge Benutzung gesteigert und damit als durchschnittlich anzusehen ist (dazu C IV 4). Soweit es angenommen hat, eine Verwechslungsgefahr scheide wegen fehlender Zeichenähnlichkeit zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffenen Marke aus, hält dies der rechtlichen Nachprüfung jedoch nicht stand (dazu C IV 5).

19: 1. Während des Beschwerdeverfahrens ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (BGBl. I 2018, S. 2357) mit Wirkung vom 14. Januar 2019 novelliert worden. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus jedoch nicht.

20: a) Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 1. Februar 2012 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG nF) weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG aF) anzuwenden.

21: Nach § 42 Abs. 1 MarkenG aF kann innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke gemäß § 41 Abs. 2 MarkenG von dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aF darauf gestützt werden, dass die Marke wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 9 MarkenG gelöscht werden kann.

22: Das nach § 42 Abs. 2 MarkenG aF auf Löschung der angegriffenen Marke gerichtete Widerspruchsverfahren hat das Ziel, einen bestehenden Störungszustand zu beseitigen. Der Löschungsgrund muss daher sowohl im Kollisionszeitpunkt , das heißt zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen jüngeren Marke, als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch vorliegen (BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 14 - KNEIPP). Eine Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke muss deshalb schon im Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke vorgelegen haben und im Zeitpunkt der Entscheidung noch vorliegen. Eine nach dem Anmeldezeitpunkt eingetretene Schwächung der Kennzeichnungskraft ist zu berücksichtigen (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April 2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Rn. 14 = WRP 2008, 1342 - SIERRA ANTIGUO; Beschluss vom 2. Juni 2016 - I ZR 75/15, GRUR 2017, 75 Rn. 31 = WRP 2017, 74 - Wunderbaum II; BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 14 - KNEIPP).

23: b) Für das Bestreiten der Benutzung durch die Markeninhaberin im Widerspruchsverfahren nach § 43 Abs. 1 MarkenG bestimmt § 158 Abs. 5 MarkenG nF, dass die Vorschrift des § 43 MarkenG aF für vor dem 14. Januar 2019 erhobene Widersprüche fortgilt. Nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG aF ist die Benutzung lediglich glaubhaft zu machen.

24: c) Die mit Wirkung vom 14. Januar 2019 in Kraft getretenen Änderungen des § 9 MarkenG sind für die Entscheidung im Streitfall ohne Bedeutung. Die neu eingeführte Regelung in § 9 Abs. 3 MarkenG nF dient der Umsetzung von Art. 39 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2015/2436. Danach werden Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse der Nizza-Klassifikation erscheinen. Andererseits werden Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als verschieden angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen. Dass Klasseneinteilungen keine unmittelbare Bedeutung für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen zukommt, entspricht bereits der deutschen Rechtspraxis (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 221; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 100 mwN).

25: 2. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06, Slg. 2008, I-10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. - Les Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; Urteil vom 12. Juni 2019 - C-705/17, GRUR 2020, 52 Rn. 41 bis 43 = WRP 2019, 1563 - Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14, GRUR 2016, 283 Rn. 7 = WRP 2016, 210 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; Beschluss vom 14. Januar 2016 - I ZB 56/14, GRUR 2016, 382 Rn. 19 = WRP 2016, 336 - BioGourmet; Beschluss vom 9. November 2017 - I ZB 45/16, GRUR 2018, 79 Rn. 7 = WRP 2018, 82 - OXFORD/Oxford Club; BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 19 - KNEIPP). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 154/09, GRUR 2011, 826 Rn. 11 = WRP 2011, 1168 - Enzymax/Enzymix).

26: 3. Das Bundespatentgericht ist im Ergebnis zu Recht teilweise von Identität und teilweise von Ähnlichkeit zwischen den Waren der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke, deren Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, ausgegangen.

27: a) Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die neue Inhaberin der angegriffenen Marke spätestens mit Schriftsatz vom 26. Juni 2018 die Benutzung der beiden Widerspruchsmarken gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aF bestritten hat und dass diese Einrede im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen war. Hiergegen erhebt die Rechtsbeschwerde auch keine Rügen.

28: b) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass die Widersprechende gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG aF eine Benutzung der Widerspruchsmarken für die Waren "zweiteilige Einmalspritzen" glaubhaft gemacht hat. Dies wird im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffen.

29: c) Es ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, dass das Bundespatentgericht teilweise eine Identität und teilweise eine Ähnlichkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke, für die es eine rechtserhaltende Benutzung festgestellt hat, und den für die angegriffene Marke im Register eingetragenen Waren bejaht hat.

30: aa) Wird die ältere Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen benutzt, für die sie eingetragen ist, so gilt sie nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG aF im Kollisionsfall lediglich für diesen Teil als eingetragen.

31: bb) Das Bundespatentgericht hat die "zweiteiligen Einmalspritzen", für die eine Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, den für die deutsche Widerspruchsmarke "I N J E K T" eingetragenen Waren "ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Geräte" und den für die internationale Registrierung "INJEKT" eingetragenen Waren "medical, dental and veterinary instruments and utensils" zugeordnet. Um die geschäftliche Bewegungsfreiheit der Inhaberin der Widerspruchsmarken nicht ungebührlich einzuengen, hat es die rechtserhaltend benutzte Warenkategorie auf "medizinische Spritzen" erweitert. Ausgehend davon hat das Bundespatengericht Warenidentität hinsichtlich der Waren "medizinische Spritzen" mit den Waren "Nadelloses Injektionssystem, medizinische Apparate und Instrumente, nadellose ärztliche Arzneiverabreichungssysteme, nämlich nadellose Injektionsapparate, soweit diese Waren in Klasse 10 enthalten sind" auf Seiten der angegriffenen Marke angenommen, da Spritzen nicht zwangsläufig eine Nadel enthalten müssten. Es ist außerdem von Warenähnlichkeit bezogen auf die Waren "Nadellose Einwegampullen, angepasste Abkochund Tragebehältnisse für nadellose Injektionsapparate, angepasste Verbindungselemente für die Übertragung von Flüssigkeiten und Zubehör dafür, soweit diese Waren in Klasse 10 enthalten" sind, ausgegangen.

32: cc) Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht von der Warengruppe "medizinische Spritzen", sondern nur von den konkreten Waren "zweiteilige Einmalspritzen" ausgehen und damit insgesamt allenfalls eine Warenähnlichkeit annehmen dürfen, weil nur insoweit eine rechtserhaltende Benutzung nachgewiesen sei.

33: (1) In der Rechtsprechung des Senats zum Löschungsklageverfahren ist anerkannt, dass die Benutzung für eine Spezialware auch für einen umfassenderen , nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtserhaltend wirkt. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers , in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigen es, auch die Waren im Warenverzeichnis zu belassen, die nach der Verkehrsauffassung gemeinhin zum gleichen Warenbereich gehören. Dadurch wird ein sachgerechter Ausgleich erzielt zwischen dem Interesse des Markeninhabers und dem Interesse an der Freihaltung des Registers von Marken , die für einen Teil der Waren und Dienstleistungen nicht benutzt werden (vgl. BGH, Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 32 f. = WRP 2008, 1544 - LOTTOCARD). Zum gleichen Warenbereich gehören gemeinhin Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen (vgl. BGH, Urteil vom 13. Juli 1989 - I ZR 157/87, GRUR 1990, 39, 40 f. [juris Rn. 18] - Taurus; Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 61 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria; Urteil vom 8. Januar 2014 - I ZR 38/13, GRUR 2014, 662 Rn. 12 = WRP 2014, 856 - Probiotik).

34: (2) Die für das Löschungsverfahren im Interesse der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des Markeninhabers entwickelte Rechtsprechung zur Einschränkung von Oberbegriffen gilt allerdings nicht für das Markenverletzungsverfahren. Der Sinn und der Zweck des Benutzungszwangs gebieten es, die Marke in Kollisionsfällen nach Ablauf der Schonfrist so zu behandeln, als sei sie nur für die konkret benutzten Waren eingetragen. Die gegenteilige Auffassung führte zu einer nicht zu rechtfertigenden Bevorzugung des Inhabers einer Marke für ein Waren - oder Dienstleistungsverzeichnis mit einem weit gefassten Oberbegriff gegenüber demjenigen, der die Eintragung von Anfang an auf die sodann benutzte Ware beschränkt hat, und im Übrigen auch zu einer nicht hinnehmbaren Beeinträchtigung der Rechtssicherheit bei der Prüfung, ob eine Kollisionslage vorliegt.

Unerheblich ist, in welchem Umfang die Nichtbenutzung zu einer Löschung führen müsste (BGH, Urteil vom 29. Juni 2006 - I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Rn. 21 f. = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II). Ist die Marke für einen (weiten) Warenoberbegriff eingetragen, ist sie deshalb auch im Widerspruchsverfahren so zu behandeln, als sei sie nur für die konkret benutzten Waren registriert (vgl. BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 10 = WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-GRY, mwN).

35: (3) Damit steht die Annahme des Bundespatentgerichts, der geschäftlichen Bewegungsfreiheit des Inhabers der Widerspruchsmarke müsse im Widerspruchsverfahren - ebenso wie im Löschungsverfahren - Rechnung getragen werden, nicht in Einklang. Dieser Rechtsfehler wirkt sich im Ergebnis jedoch nicht aus.

36: Nach der Senatsrechtsprechung ist der Schutz der Klagemarke oder der Widerspruchsmarke im Verletzungsverfahren auf die konkret benutzten Waren beschränkt. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass der Schutz der Marke lediglich für das konkret vertriebene Einzelprodukt mit sämtlichen individuellen Eigenschaften besteht. Der Schutz erstreckt sich vielmehr auf gleichartige Waren (vgl. Hoppe/Dück in Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 4. Aufl., § 25 Rn. 46; Spuhler in Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann aaO § 26 Rn. 88). Ob Waren gleichartig sind, ist aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtung festzustellen.

37: Das Bundespatentgericht hat angenommen, "zweiteilige Einmalspritzen" gehörten zur Warenkategorie der "medizinischen Spritzen". Es hat damit den Schutz der Widerspruchsmarken, ausgehend von den weiten Warenbereichen der deutschen Wortmarke "Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente , Apparate und Geräte" und der internationalen Registrierung "Surgical, medical, dental and veterinary instruments, apparatus and utensils", im Ergebnis zutreffend auf gleichartige Waren reduziert.

38: dd) Danach ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts im Ergebnis nicht zu beanstanden, dass die Widerspruchsmarken Schutz für medizinische Spritzen und damit für identische Waren wie die angegriffene Marke beanspruchen. Soweit das Bundespatentgericht Ähnlichkeit mit den weiteren von der angegriffenen Marke geschützten Waren angenommen hat, weil diese Waren zusammen mit medizinischen Spritzen verwendet werden, wird dies von der Rechtsbeschwerdeerwiderung nicht angegriffen und lässt dies auch keinen Rechtsfehler erkennen.

4. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die für die in Anspruch ge39 nommenen Waren originär nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei infolge ihrer Benutzung gesteigert und deshalb als durchschnittlich anzusehen, lässt ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen.

40: a) Das Bundespatentgericht hat den Widerspruchsmarken rechtsfehlerfrei eine unterdurchschnittliche originäre Unterscheidungskraft zugesprochen.

41: aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/ HABM [Vorsprung durch Technik]; Urteil vom 9. September 2010 - C-265/09, Slg. 2010, I-8265 = GRUR 2010, 1096 Rn. 31 - BORCO/HABM [Buchstabe α]; BGH, Beschluss vom 1. Juli 2010 - I ZB 35/09, GRUR 2010, 935 Rn. 8 = WRP 2010, 1254 - Die Vision; Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy; Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 27 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/Barbie B; BGH, GRUR 2016, 382 Rn. 31 - BioGourmet). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen (BGH, GRUR 2017, 75 Rn. 19 - Wunderbaum II). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder - was dem entspricht - durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH, GRUR 2012, 64 Rn. 12 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2016, 283 Rn. 10 - BSA/ DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2017, 75 Rn. 19 - Wunderbaum II). Das Bundespatentgericht hat diese Grundsätze seiner Beurteilung zugrunde gelegt.

42: bb) Das Bundespatentgericht hat angenommen, das Deutsche Patentund Markenamt sei in seinem Beschluss vom niedrigsten Grad der Kennzeichnungskraft ausgegangen. Eine derartige Beschränkung des Schutzbereichs werde vorrangig bei eingetragenen Marken in Betracht kommen, die im Kollisionszeitpunkt als schutzunfähig einzustufen seien. Die Frage, ob die Widerspruchsmarken "I N J E K T" und "INJEKT" zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke schutzunfähig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG gewesen seien, sei jedoch nicht entscheidungserheblich. Es bestehe von Hause aus eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken, weil sie jedenfalls über einen für medizinische Spritzen erkennbar beschreibenden Anklang verfügten. Die Bezeichnungen "INJEKT" wichen von dem englischsprachigen Verb "inject" mit den Bedeutungen "spritzen, injizieren" lediglich durch den Buchstaben "k" anstelle des Buchstabens "c" ab. Das Verb "inject" beziehungsweise "injizieren" stelle eine gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG schutzunfähige Angabe über den Bestimmungszweck von Spritzen dar, der regelmäßig im Injizieren einer Substanz in einen Organismus bestehe. Die englischsprachige Herkunft der Widerspruchsmarken ändere hieran nichts. Die Bedeutung des Worts "inject" liege für den angesprochenen Verkehr - inländisches professionelles Pflegepersonal - aufgrund der sprachlichen Nähe zu den deut- schen Begriffen "injizieren" oder "Injektion" auf der Hand. Zugunsten der Widersprechenden könne unterstellt werden, dass der Austausch der Buchstaben "c" und "k" den Widerspruchsmarken eine geringe und damit Schutz begründende Eigenprägung verleihe. Dies lasse jedoch den erkennbar beschreibenden Anklang an das Wort "inject" nicht entfallen. Die beiden Konsonanten "k" und "c" seien klanglich identisch. Zudem würden diese Buchstaben nach dem im Inland herrschenden Sprachempfinden häufig als gleichwertig wahrgenommen. Jedenfalls beeinflusse ihr Austausch regelmäßig nicht das Wortverständnis, zumal das Wort "Injektion" ebenfalls mit "k" geschrieben werde. Es liege deshalb nicht fern, dass das inländische Publikum die Abwandlung entweder nicht wahrnehme oder zwar als orthografisch unzutreffende, jedoch den Begriffsgehalt nicht verändernde Variation des Wortes "inject" ansehe. Dass die Widerspruchsmarken gegebenenfalls auch als Abwandlung des deutschen Worts "Injektion" aufgefasst werden könnten, vermittele eine geringe Eigenart, lasse jedoch das Verständnis einer erkennbaren Anlehnung an "inject" nicht entfallen.

43: cc) Die Feststellung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke obliegt im Wesentlichen dem Tatgericht. In der Rechtsbeschwerdeinstanz ist nur zu prüfen, ob das Tatgericht den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu den Denkgesetzen und Erfahrungssätzen geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr.; vgl. nur BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 24 - KNEIPP). Solche Rechtsfehler sind dem Bundespatentgericht nicht unterlaufen.

44: (1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, bei den von medizinischen Spritzen angesprochenen Verkehrskreisen handele es sich um in Krankenhäusern und Arztpraxen tätige Personen. Dies wird im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffen. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich.

45: (2) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, die Annahme einer unterdurchschnittlichen originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken stehe mit der Lebenserfahrung nicht in Einklang.

46: Die Rechtsbeschwerde meint, das Bundespatentgericht habe seinen Erwägungen ein falsches Bezugswort zugrunde gelegt. Nach der Lebenserfahrung stellten die angesprochenen Verkehrskreise - inländisches professionelles Pflegepersonal - keinen unmittelbaren Bezug zur englischen Sprache her, sondern sähen in dem Phantasiewort "INJEKT" eine ungewöhnliche Kurzform von "lnjektion".

47: Damit zeigt die Rechtsbeschwerde keinen Rechtsfehler auf, sondern setzt lediglich die von ihr für richtig gehaltene Sicht der Dinge an die Stelle derjenigen des Tatgerichts. Das Bundespatentgericht hat den beschreibenden Anklang der Widerspruchsmarken an das englischsprachige Verb "inject" nachvollziehbar hergeleitet. Es hat berücksichtigt, dass die Widerspruchsmarken auch als Abwandlung des deutschen Wortes "Injektion" aufgefasst werden und den Widerspruchsmarken deshalb eine geringe Eigenart vermitteln könnten, wodurch jedoch die erkennbare Anlehnung an das Verb "inject" nicht in den Hintergrund trete. Dass Ärzten und medizinischem Pflegepersonal medizinische Fachbegriffe in englischer Sprache wie "inject" geläufig sind, entspricht der Lebenserfahrung.

48: dd) Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe nicht offenlassen dürfen, ob die Widerspruchsmarken originär schutzunfähig seien. Im Falle ihrer Schutzunfähigkeit sei ihr Schutzbereich auf den Identitätsschutz beschränkt und der Widerspruch ohne weitere Prüfung zurückzuweisen gewesen.

49: (1) Die Widerspruchsmarke ist in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführten Register eingetragen worden. Ihr kann deshalb nicht jeglicher Schutz mit der Begründung versagt werden, sie sei originär nicht unterscheidungskräftig. Eine Schutzversagung mit dieser Begründung ist sowohl im Verletzungsverfahren (vgl. BGH, Urteil vom 24. November 2011 - I ZR 175/09, GRUR 2012, 618 Rn. 15 = WRP 2012, 813 - Medusa) als auch im Widerspruchsverfahren unzulässig (vgl. EuGH, Urteil vom 24. Mai 2012 - C-196/11, GRUR 2012, 825 Rn. 38 f. - Formula One Licensing/HABM [F1-LIVE]; BGH, GRUR 2016, 382 Rn. 38 - BioGourmet; GRUR 2017, 75 Rn. 19 - Wunderbaum II; GRUR 2019, 1058 Rn. 20 - KNEIPP).

(2) Anders als die Rechtsbeschwerdeerwiderung meint, durfte das Bun50 despatentgericht offenlassen, ob die Widerspruchsmarken zum Zeitpunkt ihrer Eintragung schutz- und damit eintragungsfähig waren. Das Vorbringen des Inhabers der angegriffenen Marke, die Widerspruchsmarke sei als Ganzes schutzunfähig , findet im Widerspruchsverfahren keine Berücksichtigung. Ist ein Zeichen eingetragen worden, kann die Frage, ob es rein beschreibend ist und der Eintragung des Widerspruchszeichens ein Freihaltebedürfnis für diese Angabe entgegenstand , nicht erneut aufgeworfen werden. Die einmal anerkannte Schutzwürdigkeit eines Zeichens darf nicht aus Anlass der Eintragung eines anderen Zeichens in Frage gestellt werden (BGH, Beschluss vom 10. Mai 1963 - Ib ZB 24/62, GRUR 1963, 630, 632 - Polymar; Beschluss vom 24. November 1965 - Ib ZB 4/64, BGHZ 45, 131, 135 [juris Rn. 19] - Shortening). Dies ist dem Löschungsverfahren vorbehalten (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 42 Rn. 62).
(3) Es kann entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerdeerwiderung auch

51: nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Schutz der Widerspruchsmarken im Falle ihrer Schutzunfähigkeit auf den Identitätsschutz beschränken würde. Bei der Verwechslungsgefahr handelt es sich um ein bewegliches System, bei dem die Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, der Grad der Ähnlichkeit der Zeichen sowie die Kennzeichnungskraft der älteren Marke festzustellen sind. Diese Parameter stehen zueinander in einer Wechselwirkung, die dazu führt, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (dazu oben C IV 2). Danach verbietet sich eine schematische Betrachtung. Es ist vielmehr unter Berücksichtigung der maßgeblichen Parameter zu prüfen, ob im Einzelfall Verwechslungsgefahr gegeben ist. Dies führt bei schutzunfähigen, aber eingetragenen Zeichen dazu, dass wegen ihrer schwachen Kennzeichnungskraft höhere Anforderungen an das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu stellen sind. Einem solchen Zeichen kann dagegen nicht von vornherein Schutz vor Verwechslungen mit der Begründung versagt werden, es hätte nicht in das Markenregister eingetragen werden dürfen.

52: b) Das Bundespatentgericht hat seiner Prüfung der Verwechslungsgefahr ohne Rechtsfehler eine durch Benutzung gesteigerte durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zugrunde gelegt.

53: aa) Das Bundespatentgericht ist zugunsten der Widersprechenden unter Berücksichtigung der eingereichten Benutzungsunterlagen von einer Steigerung der originär geringen Kennzeichnungskraft und damit im Ergebnis von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marken für medizinische Spritzen in Deutschland ausgegangen. Es hat angenommen, für das Vorliegen einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft wegen besonderer Bekanntheit der Widerspruchsmarken biete der Vortrag der Widersprechenden keine Anhaltspunkte. Es könne zwar von jährlichen Umsätzen in Höhe von durchschnittlich 12 Mio. € ab dem Geschäftsjahr 1973/1974 beziehungsweise in Höhe von durchschnittlich 10 Mio. € ab dem Jahr 2002 ausgegangen werden, die durch mit dem Wort "INJEKT" gekennzeichnete Spritzen erzielt worden seien. Dies allein lasse jedoch noch keine Rückschlüsse auf eine größere Bekanntheit der Widerspruchsmarken im Inland zu. Insbesondere fehle es an aussagekräftigen Hinweisen auf den Marktanteil dieser Spritzen. Die in dem Parallelverfahren 28 W (pat) 15/16 (= I ZB 22/19) vorgelegte Anlage A 4 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 14. August 2013 beziehe sich ausschließlich auf das Jahr 1997 und sei aus sich heraus kaum verständlich. Jedenfalls lasse sie nicht erkennen , von wem und auf welcher Grundlage der von der Widersprechenden vorgetragene Marktanteil für zweiteilige Einmalspritzen in Deutschland in Höhe von 64% ermittelt worden sei. Auch die in jenem Verfahren mit dem genannten Schriftsatz als Anlage A 3 vorgelegte Bestätigung des Bundesverbands Medizintechnologie e.V., nach der diesem die Marke "INJEKT" der Widersprechenden in Verbindung mit Einmalspritzen seit Jahren gut bekannt sei, reiche nicht aus, die erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarken zu belegen. Es handele sich um einen Wirtschaftsverband zur Förderung und Vertretung der Interessen von Unternehmen der Medizintechnologie, der als Abnehmer von Einmalspritzen kaum in Betracht komme. Zudem sei die Aussage nicht repräsentativ für alle angesprochenen Fachkreise, sondern gebe allenfalls die Sichtweise eines einzigen Verkehrsteilnehmers wieder.

54: bb) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe aufgrund der von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen von einer infolge Benutzung gesteigerten überdurchschnittlichen und nicht lediglich von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausgehen müssen. Die Widersprechende habe in dem Schriftsatz vom 14. August 2013 dargelegt, dass die im Parallelverfahren als Anlage A 4 vorgelegte Studie von der Gesellschaft für Pharma-Informationssysteme erstellt worden sei; auch die Grundlage der Berechnung des Marktanteils sei mit den jeweiligen Stückzahlen des Verkaufs hinreichend deutlich gemacht worden. Hinsichtlich der Bestätigung gemäß Anlage A 3 habe das Bundespatentgericht die Breitenwirkung unterschätzt , die einer Aussage des Bundesverbands Medizintechnologie e. V. als des für Medizinprodukte maßgebenden Bundesfachverbands zukomme. Zudem könne dieser Verband aufgrund seines Überblicks über den Markt der Medizinprodukte eine repräsentative Gesamteinschätzung vornehmen. Damit kann die Rechtsbeschwerde nicht durchdringen.

55: (1) Das Bundespatentgericht hat die Anlage A 4 jedenfalls deshalb nicht als für die Darlegung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausreichend erachtet, weil die Studie lediglich das Jahr 1997 betrifft. Die Rechtsbeschwerde legt nicht dar, dass die Widersprechende vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Bundespatentgericht vorgetragen hat, dass sich der behauptete damalige Marktanteil von unter der Marke "INJEKT" vertriebenen Spritzen auf die Folgejahre und damit die entscheidungserhebliche Zeit übertragen lässt. Dies wäre erforderlich gewesen, weil eine nach dem Anmeldezeitpunkt eingetretene Schwächung der Kennzeichnungskraft zu berücksichtigen ist (vgl. BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 14 - KNEIPP, mwN).

56: (2) Soweit die Rechtsbeschwerde sich gegen die Beurteilung der Anlage A 3 durch das Bundespatentgericht wendet, zeigt sie keinen Rechtsfehler auf, sondern versucht nur in unzulässiger Weise, die tatrichterliche Beurteilung des Bundespatentgerichts durch ihre eigene zu ersetzen. Bei der Anlage A 3 handelt es sich um eine aus einem Absatz bestehende Bestätigung des Bundesverbandes Medizintechnologie e. V. vom 21. Januar 2005, die sich inhaltlich auf die Aussage beschränkt, die Marke "INJEKT" der Widersprechenden sei dort seit Jahren für Einmal-Spritzen "gut bekannt". Das Bundespatentgericht hat diese Unterlage als Beleg für eine nicht unerhebliche Bekanntheit der Widerspruchsmarke angesehen, sie jedoch als Nachweis für eine weiter gesteigerte Bekanntheit nicht ausreichen lassen. Dies ist mit Blick darauf, dass die Bestätigung lange Zeit vor dem Kollisionszeitpunkt verfasst wurde und inhaltlich wenig aussagekräftig ist, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

57: 5. Die Widersprechende wendet sich mit Erfolg gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts, zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffenen Marke bestehe keine hinreichende Zeichenähnlichkeit, die unter Berücksichtigung der Wechselwirkung mit der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marken eine Verwechslungsgefahr begründen könnte.

58: a) Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist grundsätzlich in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH, Urteil vom 3. September 2009 - C-498/07, Slg. 2009, I-7371 = GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - Aceites del Sur-Coosur [La Española/Carbonell]; BGH, Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 23/14, GRUR 2016, 197 Rn. 37 = WRP 2016, 199 - Bounty; GRUR 2016, 382 Rn. 37 - BioGourmet ). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH, Urteil vom 12. Juni 2007 - C-334/05, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 35 - HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH, Urteil vom 3. April 2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Rn. 23 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark; Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 und 25 = WRP 2014, 452 - REAL-Chips; GRUR 2016, 382 Rn. 37 - BioGourmet; Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 254/14, GRUR 2016, 1301 Rn. 59 = WRP 2016, 1510 - Kinderstube). Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem Gebiet liegt, kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt (BGH, GRUR 2008, 903 Rn. 21 - SIERRA ANTIGUO, mwN).

59: b) Das Bundespatengericht hat angenommen, eine Verwechslungsgefahr sei zu verneinen, weil zwischen den Vergleichsmarken lediglich eine weit unterdurchschnittliche klangliche oder schriftbildliche und keine begriffliche Ähnlichkeit bestehe.

60: Es sei Wettbewerbern grundsätzlich unbenommen, sich mit ihren Kennzeichnungen an dieselbe beschreibende Angabe anzunähern. Eine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit sei nur gegeben, soweit sich die Übereinstimmungen nicht auf die beschreibende oder sonst schutzunfähige Angabe selbst beschränkten, sondern eine Identität oder Ähnlichkeit gerade im Bereich der konkreten Abwandlungen bestehe. Dies sei im Streitfall auch unter Berücksichtigung der Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auf Grund ihrer Benutzung nur sehr eingeschränkt der Fall. Die Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken führe nur zu einem erweiterten Schutzumfang der ihre Eigenprägung bestimmenden Merkmale.

61: Die Schutzfähigkeit der Wortmarken "INJEKT" und "I N J E K T" im Zusammenhang mit medizinischen Spritzen beruhe allenfalls auf dem Austausch des Konsonanten "C" der zugrundeliegenden beschreibenden Angabe "inject" durch den Konsonanten "K". Sofern die Widerspruchsmarken ebenso ausgesprochen würden, könne ihnen in klanglicher Hinsicht kein Schutz zukommen. Wenn sie wie ein deutsches Wort wiedergegeben würden, beschränke sich ihr Schutzumfang auf diese Aussprachevariante, weil allenfalls ein Teil des angesprochenen Verkehrs die an deutsche Sprachregeln angelehnte Artikulation des Buchstabens "j" als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden ansehe.

Bei einer derartigen Wiedergabe stimmten die Widerspruchsmarken und die angegriffene Marke in der Lautfolge "INJEK-" klanglich zwar überein, da der Buchstabe "X" im Gesamtgefüge der jüngeren Marke wie "ks" beziehungsweise "kss" klinge. Diesem Umstand komme vorliegend jedoch nur eingeschränkte Bedeutung zu, da die Lautfolge "INJEK-" in Verbindung mit medizinischen Spritzen auch bei der jüngeren Marke nur als Anlehnung an das beschreibende Wort "Injektion" verstanden werde. Sie begründe somit nicht die kennzeichnende Eigenart der angegriffenen Marke. Diese liege vielmehr in der Wortendung "-X". Der klangstarke Zischlaut "x" trete bei der jüngeren Marke deutlich hervor. Trotz des mitklingenden Konsonanten "k" setze sie sich damit - im Unterschied zu den Widerspruchsmarken - klar von den beschreibenden Angaben "inject" oder "Injektion" ab. Der kennzeichnende Schwerpunkt der jüngeren Marke am Zeichenende finde keine akustische Entsprechung in den älteren Marken.

62: Die Streitzeichen seien auch in schriftbildlicher Hinsicht allenfalls in sehr geringem Umfang ähnlich. Es sei nicht zu verkennen, dass sie in der Buchstabenfolge "INJE-" übereinstimmten und die rechte Seite des Buchstabens "K" der Widerspruchsmarken durch die schräg aufeinander zulaufenden Striche Gemeinsamkeiten mit der rechten Seite des Buchstabens "X" der angegriffenen Marke auswiesen. Allerdings falle der in dieser nicht enthaltene Buchstabe "T" am Ende der älteren Marken auf. Auch finde in den Widerspruchsmarken die charakteristische Formung des Buchstabens "X" keine Entsprechung. Da auch im Rahmen der schriftbildlichen Ähnlichkeit von der den Schutzumfang beschränkenden Eigenprägung der Widerspruchsmarken auszugehen sei, reichten die angesprochenen Abweichungen in ihrer Gesamtheit aus, um Verwechslungen in rechtserheblichem Umfang ausschließen zu können.

63: Eine begriffliche Ähnlichkeit sei zu verneinen, da die Angaben "inject" oder "Injektion" die geschützten medizinischen Spritzen unmittelbar beschrieben. Eine darauf beruhende Annäherung im Sinngehalt komme aus Rechtsgründen nicht in Betracht.

64: c) Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

65: aa) Das Bundespatentgericht hätte die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes betrachten und - ausgehend vom Verständnis des von ihm rechtsfehlerfrei bestimmten Verkehrskreises der medizinischen Fachkräfte in Krankenhäusern und Arztpraxen - prüfen müssen, wie das jeweilige Gesamtzeichen klanglich, bildlich und inhaltlich wahrgenommen wird. Es durfte bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit beschreibende Aspekte der einheitlichen Zeichen nicht von vornherein unberücksichtigt lassen.

66: Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs sind bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen (vgl. EuGH, Urteil vom 22. Oktober 2015 - C-20/14, GRUR 2016, 80 Rn. 36 - BGW [BGW/BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft]; EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 48 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]), jeweils mwN; BGH, Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 23 = WRP 2008, 1192 - HEITEC; BGH, GRUR 2011, 826 Rn. 11 - Enzymax/Enzymix; GRUR 2013, 833 Rn. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2019, 1058 Rn. 34 - KNEIPP). Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (EuGH, GRUR 2007, 700 Rn. 35 - HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO], mwN). Danach sind die einander gegenüberstehenden Zeichen bei dem Vergleich jeweils als Ganzes zu prüfen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Bestandteile zu berücksichtigen sind (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 48 - Hansson [Roslagspunsch /ROSLAGSÖL], mwN).

67: bb) Diese Prüfung hat das Bundespatentgericht nicht vorgenommen. Es hat vielmehr beim Zeichenvergleich Teile der Zeichen ausgeblendet und in den Zeichenvergleich lediglich die letzten Buchstaben der Widerspruchsmarken und der angegriffenen Marke einbezogen. Dies steht mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats nicht in Einklang.

68: (1) Die für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr maßgeblichen Kriterien sind unionsweit einheitlich zu bestimmen. Die Regelung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aF geht zurück auf die Bestimmung des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL aF), die in der Neufassung der Markenrichtlinie (Richtlinie 2015/2436/EU) unverändert enthalten ist. Beide Richtlinien bringen in ihrem Erwägungsgrund 10 zum Ausdruck, dass es für das Funktionieren des Binnenmarkts unerlässlich ist, dass die eingetragenen Marken im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz genießen (vgl. auch EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 32, 38 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL], mwN). Auch die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit hat richtlinienkonform zu erfolgen. Unionsweite unterschiedliche tatsächliche Feststellungen dürfen nicht darauf beruhen, dass die nationalen Gerichte abweichende rechtliche Maßstäbe anlegen (Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 192, 294).

69: (2) Danach ist es nicht zulässig, das nationale Recht so auszulegen, dass im Ergebnis ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke oder ein Teil eines einheitlichen Zeichens wegen seines beschreibenden Charakters oder wegen seiner fehlenden Unterscheidungskraft von der Prüfung der Zeichenähnlichkeit ausgeschlossen wird (vgl. EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 46 - Hansson [Roslagspunsch /ROSLAGSÖL]). Ein solcher Ausschluss könnte dazu führen, dass sowohl die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen als auch die Unterscheidungskraft der älteren Marke unzutreffend beurteilt werden und dies zu einer veränderten Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr führt. Die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigenden Faktoren stehen in einer Wechselbeziehung zueinander, die dazu führen soll, dass die gesamte Beurteilung der Verwechslungsgefahr so weit wie möglich mit der tatsächlichen Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise in Einklang gebracht wird (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 47 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]). Würden bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit beschreibende Bestandteile von vornherein dem Vergleich entzogen, würde der Faktor der Ähnlichkeit der Marken zugunsten des Faktors der Unterscheidungskraft neutralisiert (EuGH, MarkenR 2016, 592 Rn. 61, 64 - BSH/EUIPO [compressor technology/KOMPRESSOR]). Dadurch würde die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke im Rahmen der Faktoren der Verwechslungsprüfung mehrfach berücksichtigt. Es kann nicht von vornherein und generell davon ausgegangen werden, dass die beschreibenden Bestandteile einander gegenüberstehender Zeichen von der Beurteilung ihrer Ähnlichkeit auszuschließen sind (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 49 - Hansson [Roslagspunsch /ROSLAGSÖL]; vgl. auch EuGH, Beschluss vom 7. Mai 2015 - C-343/14, juris Rn. 38 - Adler Modemärkte/HABM [MARINE BLEU/BLUMARINE ]). Die beschreibenden, nicht unterscheidungskräftigen oder schwach unterscheidungskräftigen Bestandteile einer zusammengesetzten Marke haben zwar im Allgemeinen ein geringeres Gewicht bei der Prüfung der Ähnlichkeit zwischen Zeichen als die Bestandteile mit einer größeren Unterscheidungskraft, die auch den von dieser Marke hervorgerufenen Gesamteindruck eher dominieren können (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 53 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL ]). Die Bestimmung des Gesamteindrucks jedes Zeichens ist jedoch nach Maßgabe der besonderen Umstände des konkreten Falls vorzunehmen. Dafür gelten keine allgemeinen Vermutungen (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 54 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]). Stimmen die ältere Marke und das angemeldete Zeichen lediglich in einem schwach unterscheidungskräftigen oder für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Bestandteil überein, wird dies zwar häufig dazu führen, dass eine Verwechslungs- gefahr nicht festgestellt werden kann. Jedoch kann die Feststellung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr wegen der Wechselwirkung der hierbei relevanten Faktoren nicht im Voraus und in jedem Fall ausgeschlossen werden (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 55 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]).

70: (3) Auch nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist bei Marken oder Markenbestandteilen, die - wie die hier in Rede stehenden Marken - an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff angelehnt sind und nur dadurch Unterscheidungskraft erlangen und als Marke eingetragen werden konnten, weil sie von diesem Begriff (geringfügig) abweichen, der Schutzumfang der eingetragenen Marke eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und der Unterscheidungskraft, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleiht. Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe gleichkäme (vgl. BGH, Urteil vom 9. Februar 2012 - I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 39 = WRP 2012, 1241 - pjur/pure, mwN).

71: Das bedeutet nicht, dass beschreibende Zeichenbestandteile bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit von vornherein außer Betracht zu bleiben haben. Da die einander gegenüberstehenden Kennzeichen bei dieser Prüfung jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen sind, sind vielmehr auch beschreibende Zeichenbestandteile in diese Betrachtung einzubeziehen. Soweit die Senatsentscheidung "pjur/pure" dahin zu verstehen sein sollte, aus Übereinstimmungen in beschreibenden Zeichenbestandteilen könne sich von vornherein und generell keine Zeichenähnlichkeit oder -identität ergeben (vgl. BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 38), wird daran nicht festgehalten.

72: Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit sind allerdings insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente der Kollisionszeichen zu berücksichtigen. Einer beschreibenden Angabe kann daher kein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck einer Marke zukommen, weil der Verkehr beschreibende Angaben nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, sondern lediglich als Sachhinweis auffasst. Für den Schutzumfang einer an eine beschreibende Angabe angelehnten Marke sind deshalb nur diejenigen Merkmale bestimmend, die dieser Marke Unterscheidungskraft verleihen. Entsprechend eng ist der Schutzbereich der Marke bei nur wenig kennzeichnungskräftigen Veränderungen gegenüber der beschreibenden Angabe zu fassen (BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 40 - pjur/pure).

73: (4) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts führt dies nicht zu einer mit dem Zweck der absoluten Schutzhindernisse unvereinbaren Begünstigung schwacher Marken. Zeichen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die Kategorien von Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, sind grundsätzlich von der Eintragung ausgeschlossen. Sind sie dennoch eingetragen worden, können sie bei Vorliegen eines Schutzhindernisses für ungültig erklärt und daher von anderen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 59 - Hansson [Roslagspunsch /ROSLAGSÖL]). Ist ein Zeichen wirksam als Marke eingetragen, verhindert im Verletzungsverfahren die - im Widerspruchsverfahren allerdings nicht zur Anwendung gelangende (BGH, Beschluss vom 28. Mai 1998 - I ZB 33/95, GRUR 1998, 930, 931 [juris Rn. 18] = WRP 1998, 752 - Fläminger) - Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG aF (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nF) einen unangemessenen Schutz von Zeichen, die wegen ihrer beschreibenden Anklänge originär schutzunfähig sind (zu Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG: EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 60 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL], mwN).

74: cc) Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit der im Streitfall einander gegenüberstehenden Zeichen kann nicht ausgeblendet werden, dass sie in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht bis auf die Schlusskonsonanten identisch sind. Die Schlusskonsonanten sind zudem klanglich ähnlich, weil der Konsonant "X" in der angegriffenen Marke als "KS" gesprochen wird und sich damit von den Schlusskonsonanten "KT" der Widerspruchsmarken nur geringfügig unterscheidet. Da sich die einander gegenüberstehenden Zeichen in vergleichbarer Weise an die beschreibenden Begriffe "inject" und "Injektion" anlehnen, besteht auch eine begriffliche Ähnlichkeit. Danach kann nicht von einer so geringen Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden, dass eine Verwechslungsgefahr schon deshalb ausscheidet.

75: V. Im vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren stellen sich keine entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union erfordern. Die Frage, in welcher Weise im Widerspruchsverfahren die Prüfung der Zeichenähnlichkeit zu erfolgen hat, ist durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union hinreichend geklärt.

76: VI. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Koch Schaffert Löffler
Schwonke Odörfer
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.03.2019 - 28 W(pat) 29/16 -
BESCHLUSS
I ZB 21/19
vom
23. September 2020
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

ECLI:DE:BGH:2020:230920BIZB21.19.0

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 23. September 2020
durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert,
Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Odörfer

beschlossen:

Der Beschluss vom 6. Februar 2020 wird wegen offenbarer Unrichtigkeit
gemäß § 319 Abs. 1 ZPO wie folgt berichtigt:

In Randnummer 16 im ersten Satz muss es in Klammern "§ 249
Abs. 3 ZPO" heißen statt "§ 240 Abs. 3 ZPO".

Koch Schaffert Löffler

Schwonke Odörfer

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.03.2019 - 28 W (pat) 29/16 -

26.11.2020 00:00

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 6/20 Verkündet am: 26. November 2020 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 30 2012 015 602 Nachschlagewerk: ja BGHZ: n

09.07.2020 00:00

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 80/19 vom 9. Juli 2020 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke DE 30 2015 204 497 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja YOOFOOD/YO MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 Bei der umfassenden Beurteilun

Markengesetz - MarkenG

(1) Schreibfehler, Rechnungsfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, die in dem Urteil vorkommen, sind jederzeit von dem Gericht auch von Amts wegen zu berichtigen. (2) Der Beschluss, der eine Berichtigung ausspricht, wird auf dem Urteil un

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen 1. ein mi

Markengesetz - MarkenG

06.02.2020 00:00

Bundesgerichtshof

Berichtigt durch Beschluss vom 8. September 2020 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 22/19 Verkündet am: 6. Februar 2020 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstell

09.11.2017 00:00

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 45/16 vom 9. November 2017 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja OXFORD/Oxford Club Verordnung (EG) Nr. 40/94 Art. 7 Abs. 3; MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 a) Eine orig

09.07.2015 00:00

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 16/14 Verkündet am: 9. Juli 2015 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

21.05.2020 22:59

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 254/14 Verkündet am: 28. April 2016 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Kinderstube Marken

26.11.2020 00:00

Bundesgerichtshof

09.07.2020 00:00

Bundesgerichtshof

Markengesetz - MarkenG | § 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1.: wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2.: wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3.: wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

(3) Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation) erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

Markengesetz - MarkenG | § 23 Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:

1.: den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,
2.: ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder
3.: die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Markengesetz - MarkenG | § 87 Mehrere Beteiligte

(1) Sind an dem Verfahren über die Rechtsbeschwerde mehrere Personen beteiligt, so sind die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung den anderen Beteiligten mit der Aufforderung zuzustellen, etwaige Erklärungen innerhalb einer bestimmten Frist nach Zustellung beim Bundesgerichtshof schriftlich einzureichen. Mit der Zustellung der Beschwerdeschrift ist der Zeitpunkt mitzuteilen, in dem die Rechtsbeschwerde eingelegt ist. Die erforderliche Zahl von beglaubigten Abschriften soll der Beschwerdeführer mit der Beschwerdeschrift oder der Beschwerdebegründung einreichen.

(2) Ist der Präsident oder die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts nicht am Verfahren über die Rechtsbeschwerde beteiligt, so ist § 68 Abs. 1 entsprechend anzuwenden.

Markengesetz - MarkenG | § 68 Beteiligung des Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

(1) Der Präsident oder die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts kann, wenn er oder sie dies zur Wahrung des öffentlichen Interesses als angemessen erachtet, im Beschwerdeverfahren dem Bundespatentgericht gegenüber schriftliche Erklärungen abgeben, an den Terminen teilnehmen und in ihnen Ausführungen machen. Schriftliche Erklärungen des Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts sind den Beteiligten von dem Bundespatentgericht mitzuteilen.

(2) Das Bundespatentgericht kann, wenn es dies wegen einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung als angemessen erachtet, dem Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts anheimgeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Mit dem Eingang der Beitrittserklärung erlangt der Präsident oder die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts die Stellung eines oder einer Beteiligten.

Markengesetz - MarkenG | § 43 Einrede mangelnder Benutzung, Entscheidung über den Widerspruch

(1) Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden. Bei der Entscheidung werden nur Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(2) Ergibt die Prüfung des Widerspruchs, daß die Marke für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu löschen ist, so wird die Eintragung ganz oder teilweise gelöscht. Kann die Eintragung der Marke nicht gelöscht werden, so wird der Widerspruch zurückgewiesen.

(3) Ist die eingetragene Marke wegen einer oder mehrerer Marken mit älterem Zeitrang zu löschen, so kann das Verfahren über weitere Widersprüche bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Eintragung der Marke ausgesetzt werden.

(4) Im Falle der Löschung nach Absatz 2 ist § 52 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

Markengesetz - MarkenG | § 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1.: wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2.: wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3.: wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

Bundesgerichtshof Beschluss, 14. Feb. 2019 - I ZB 34/17

I. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass diese auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfragen beschränkt ist (vgl. Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 Rn. 7 = WRP 2015, 1108 - Nivea-Blau; Beschluss vom 11. Februar 2016 - I ZB 87/14, GRUR 2016, 500 Rn. 6 = WRP 2016, 592 - Fünf-Streifen-Schuh).

Markengesetz - MarkenG | § 28 Vermutung der Rechtsinhaberschaft, Zustellungen an den Inhaber

(1) Es wird vermutet, daß das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht.

(2) Ist das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so kann der Rechtsnachfolger in einem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, einem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder einem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof den Anspruch auf Schutz dieser Marke und das durch die Eintragung begründete Recht erst von dem Zeitpunkt an geltend machen, in dem dem Deutschen Patent- und Markenamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zugegangen ist. Satz 1 gilt entsprechend für sonstige Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof, an denen der Inhaber einer Marke beteiligt ist. Übernimmt der Rechtsnachfolger ein Verfahren nach Satz 1 oder 2, so ist die Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten nicht erforderlich.

(3) Verfügungen und Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, die der Zustellung an den Inhaber der Marke bedürfen, sind dem als Inhaber Eingetragenen zuzustellen. Ist dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs zugegangen, so sind die in Satz 1 genannten Verfügungen und Beschlüsse auch dem Rechtsnachfolger zuzustellen.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 265 Veräußerung oder Abtretung der Streitsache

(1) Die Rechtshängigkeit schließt das Recht der einen oder der anderen Partei nicht aus, die in Streit befangene Sache zu veräußern oder den geltend gemachten Anspruch abzutreten.

(2) Die Veräußerung oder Abtretung hat auf den Prozess keinen Einfluss. Der Rechtsnachfolger ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung des Gegners den Prozess als Hauptpartei an Stelle des Rechtsvorgängers zu übernehmen oder eine Hauptintervention zu erheben. Tritt der Rechtsnachfolger als Nebenintervenient auf, so ist § 69 nicht anzuwenden.

(3) Hat der Kläger veräußert oder abgetreten, so kann ihm, sofern das Urteil nach § 325 gegen den Rechtsnachfolger nicht wirksam sein würde, der Einwand entgegengesetzt werden, dass er zur Geltendmachung des Anspruchs nicht mehr befugt sei.

Markengesetz - MarkenG | § 28 Vermutung der Rechtsinhaberschaft, Zustellungen an den Inhaber

(1) Es wird vermutet, daß das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht.

Markengesetz - MarkenG | § 84 Beschwerdeberechtigung, Beschwerdegründe

(1) Die Rechtsbeschwerde steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten zu.

(2) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, daß der Beschluß auf einer Verletzung des Rechts beruht. Die §§ 546 und 547 der Zivilprozeßordnung gelten entsprechend.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 547 Absolute Revisionsgründe

Eine Entscheidung ist stets als auf einer Verletzung des Rechts beruhend anzusehen,

1.: wenn das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war;
2.: wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen war, sofern nicht dieses Hindernis mittels eines Ablehnungsgesuchs ohne Erfolg geltend gemacht ist;
3.: wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, obgleich er wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt und das Ablehnungsgesuch für begründet erklärt war;
4.: wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift der Gesetze vertreten war, sofern sie nicht die Prozessführung ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt hat;
5.: wenn die Entscheidung auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt sind;
6.: wenn die Entscheidung entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht mit Gründen versehen ist.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 240 Unterbrechung durch Insolvenzverfahren

Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer Partei wird das Verfahren, wenn es die Insolvenzmasse betrifft, unterbrochen, bis es nach den für das Insolvenzverfahren geltenden Vorschriften aufgenommen oder das Insolvenzverfahren beendet wird. Entsprechendes gilt, wenn die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen des Schuldners auf einen vorläufigen Insolvenzverwalter übergeht.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 547 Absolute Revisionsgründe

Eine Entscheidung ist stets als auf einer Verletzung des Rechts beruhend anzusehen,

1.: wenn das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war;
2.: wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen war, sofern nicht dieses Hindernis mittels eines Ablehnungsgesuchs ohne Erfolg geltend gemacht ist;
3.: wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, obgleich er wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt und das Ablehnungsgesuch für begründet erklärt war;
4.: wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift der Gesetze vertreten war, sofern sie nicht die Prozessführung ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt hat;
5.: wenn die Entscheidung auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt sind;
6.: wenn die Entscheidung entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht mit Gründen versehen ist.

Markengesetz - MarkenG | § 84 Beschwerdeberechtigung, Beschwerdegründe

(1) Die Rechtsbeschwerde steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten zu.

(2) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, daß der Beschluß auf einer Verletzung des Rechts beruht. Die §§ 546 und 547 der Zivilprozeßordnung gelten entsprechend.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 547 Absolute Revisionsgründe

Eine Entscheidung ist stets als auf einer Verletzung des Rechts beruhend anzusehen,

1.: wenn das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war;
2.: wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen war, sofern nicht dieses Hindernis mittels eines Ablehnungsgesuchs ohne Erfolg geltend gemacht ist;
3.: wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, obgleich er wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt und das Ablehnungsgesuch für begründet erklärt war;
4.: wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift der Gesetze vertreten war, sofern sie nicht die Prozessführung ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt hat;
5.: wenn die Entscheidung auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt sind;
6.: wenn die Entscheidung entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht mit Gründen versehen ist.

Markengesetz - MarkenG | § 28 Vermutung der Rechtsinhaberschaft, Zustellungen an den Inhaber

(1) Es wird vermutet, daß das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht.

Markengesetz - MarkenG | § 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1.: wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2.: wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3.: wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

Markengesetz - MarkenG | § 158 Übergangsvorschriften

(1) Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass § 20 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung gleichgestellt ist.

(2) Ist die Anmeldung vor dem 1. Oktober 2009 eingereicht worden, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Absatz 1 und 2 in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Ist die Anmeldung zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Absatz 1 und 2 in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

(4) Ist der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden, findet § 42 Absatz 3 und 4 keine Anwendung.

(5) Ist in einem Verfahren über einen Widerspruch, der vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, die Benutzung der Marke, wegen der Widerspruch erhoben worden ist, bestritten worden oder wird die Benutzung in einem solchen Widerspruchsverfahren bestritten, so sind die §§ 26 und 43 Absatz 1 in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(6) Ist der Antrag auf Löschung einer eingetragenen Marke wegen Verfalls gemäß § 49 vor dem 14. Januar 2019 gestellt oder die Löschungsklage wegen Verfalls oder aufgrund älterer Rechte gemäß § 51 vor diesem Zeitpunkt erhoben worden, so sind § 49 Absatz 1, § 51 Absatz 4 Nummer 1, § 55 Absatz 3 und § 26 in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(7) § 8 Absatz 2 Nummer 9 bis 12 gilt nicht für Marken, die vor dem 14. Januar 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden sind.

(8) § 50 Absatz 2 Satz 1 gilt nur für Anträge gemäß § 50 Absatz 1, die nach dem 14. Januar 2019 erhoben worden sind. Ist der Antrag gemäß § 50 Absatz 1 vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so ist § 50 Absatz 2 in seiner bisher geltenden Fassung anzuwenden.

(9) Für Erinnerungen und Beschwerden, die vor dem 1. Oktober 2009 eingelegt worden sind, gelten die §§ 64 und 66 in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung. Für mehrseitige Verfahren, bei denen von einem Beteiligten Erinnerung und von einem anderen Beteiligten Beschwerde eingelegt worden ist, ist für die Anwendbarkeit der genannten Vorschriften der Tag der Einlegung der Beschwerde maßgebend.

(10) § 102 Absatz 4 gilt nicht für Kollektivmarken, die vor dem 14. Januar 2019 eingetragen worden sind.

Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen

Markengesetz - MarkenG

Markengesetz - MarkenG | § 42 Widerspruch

(1) Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke gemäß § 41 Absatz 2 kann von dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden. Innerhalb dieser Frist kann auch von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe mit älterem Zeitrang geltend zu machen, gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden.

(2) Der Widerspruch kann nur darauf gestützt werden, daß die Marke

1.: wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 9,
2.: wegen einer notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang nach § 10 in Verbindung mit § 9,
3.: wegen ihrer Eintragung für einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers nach § 11,
4.: wegen einer nicht eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 in Verbindung mit § 12 oder
5.: wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe mit älterem Zeitrang in Verbindung mit § 13

gelöscht werden kann.

(3) Ein Widerspruch kann auf der Grundlage eines älteren Rechts oder mehrerer älterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber gehören.

(4) Den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien wird auf beiderseitigen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeräumt, um eine gütliche Einigung zu ermöglichen.

Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen

Markengesetz - MarkenG

Markengesetz - MarkenG | § 42 Widerspruch

(2) Der Widerspruch kann nur darauf gestützt werden, daß die Marke

1.: wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 9,
2.: wegen einer notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang nach § 10 in Verbindung mit § 9,
3.: wegen ihrer Eintragung für einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers nach § 11,
4.: wegen einer nicht eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 in Verbindung mit § 12 oder
5.: wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe mit älterem Zeitrang in Verbindung mit § 13

gelöscht werden kann.

(3) Ein Widerspruch kann auf der Grundlage eines älteren Rechts oder mehrerer älterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber gehören.

(4) Den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien wird auf beiderseitigen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeräumt, um eine gütliche Einigung zu ermöglichen.

Markengesetz - MarkenG | § 41 Eintragung, Veröffentlichung und Markeninformation

(1) Entspricht die Anmeldung den Anmeldungserfordernissen und wird sie nicht gemäß § 37 zurückgewiesen, so wird die angemeldete Marke in das Register eingetragen.

(2) Die Eintragung wird veröffentlicht. Die Veröffentlichung kann in elektronischer Form erfolgen.

(3) Zur weiteren Verarbeitung oder Nutzung zu Zwecken der Markeninformation kann das Deutsche Patent- und Markenamt die in das Register eingetragenen Angaben an Dritte in elektronischer Form übermitteln. Die Übermittlung erfolgt nicht, soweit die Einsicht nach § 62 Absatz 4 ausgeschlossen ist.

Markengesetz - MarkenG | § 42 Widerspruch

(2) Der Widerspruch kann nur darauf gestützt werden, daß die Marke

1.: wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 9,
2.: wegen einer notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang nach § 10 in Verbindung mit § 9,
3.: wegen ihrer Eintragung für einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers nach § 11,
4.: wegen einer nicht eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 in Verbindung mit § 12 oder
5.: wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe mit älterem Zeitrang in Verbindung mit § 13

gelöscht werden kann.

(3) Ein Widerspruch kann auf der Grundlage eines älteren Rechts oder mehrerer älterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber gehören.

(4) Den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien wird auf beiderseitigen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeräumt, um eine gütliche Einigung zu ermöglichen.

Markengesetz - MarkenG | § 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1.: wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2.: wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3.: wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

Markengesetz - MarkenG | § 42 Widerspruch

(2) Der Widerspruch kann nur darauf gestützt werden, daß die Marke

1.: wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 9,
2.: wegen einer notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang nach § 10 in Verbindung mit § 9,
3.: wegen ihrer Eintragung für einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers nach § 11,
4.: wegen einer nicht eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 in Verbindung mit § 12 oder
5.: wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe mit älterem Zeitrang in Verbindung mit § 13

gelöscht werden kann.

(3) Ein Widerspruch kann auf der Grundlage eines älteren Rechts oder mehrerer älterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber gehören.

(4) Den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien wird auf beiderseitigen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeräumt, um eine gütliche Einigung zu ermöglichen.

Markengesetz - MarkenG | § 43 Einrede mangelnder Benutzung, Entscheidung über den Widerspruch

(4) Im Falle der Löschung nach Absatz 2 ist § 52 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

Markengesetz - MarkenG | § 158 Übergangsvorschriften

(4) Ist der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden, findet § 42 Absatz 3 und 4 keine Anwendung.

(7) § 8 Absatz 2 Nummer 9 bis 12 gilt nicht für Marken, die vor dem 14. Januar 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden sind.

(10) § 102 Absatz 4 gilt nicht für Kollektivmarken, die vor dem 14. Januar 2019 eingetragen worden sind.

Markengesetz - MarkenG | § 43 Einrede mangelnder Benutzung, Entscheidung über den Widerspruch

(4) Im Falle der Löschung nach Absatz 2 ist § 52 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

Markengesetz - MarkenG | § 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1.: wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2.: wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3.: wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen

Markengesetz - MarkenG

Markengesetz - MarkenG | § 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1.: wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2.: wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3.: wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.: ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.: das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.: unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.: unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.: unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.: das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.: das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.: das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,

wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

Bundesgerichtshof Beschluss, 09. Juli 2015 - I ZB 16/14

1. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 24. Juni 2010 - C-51/09, Slg. 2010, I-5805 = GRUR 2010, 933 Rn. 32 f. - Barbara Becker; BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 = WRP 2014, 452 - REAL-Chips; Beschluss vom 3. Juli 2014 - I ZB 77/13, GRUR 2015, 176 Rn. 9 = WRP 2015, 193 - ZOOM/ZOOM, jeweils mwN).

Bundesgerichtshof Beschluss, 14. Jan. 2016 - I ZB 56/14

a) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06 P, Slg. 2008, I-10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Beschluss vom 3. Juli 2014 - I ZB 77/13, GRUR 2015, 176 Rn. 9 = WRP 2015, 193 - ZOOM/ZOOM; Urteil vom 5. März 2015 - I ZR 161/13, GRUR 2015, 1008 Rn. 18 = WRP 2015, 1219 - IPS/ISP; Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE, jeweils mwN).

Bundesgerichtshof Beschluss, 09. Nov. 2017 - I ZB 45/16

Die Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen seien, seien teilweise identisch, teilweise einander ähnlich und teilweise einander unähnlich. Teilweise könne die Frage der Ähnlichkeit der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen offen bleiben. Selbst im Bereich der festgestellten Warenidentität sei eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen. Die Widerspruchsmarke sei originär schutzunfähig und lediglich infolge durch Benutzung erlangter Unterscheidungskraft in das Register eingetragen worden. Sie verfüge in Deutschland nur über geringe Kennzeichnungskraft.

Markengesetz - MarkenG | § 43 Einrede mangelnder Benutzung, Entscheidung über den Widerspruch

(4) Im Falle der Löschung nach Absatz 2 ist § 52 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.: denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.: die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.: die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.: die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.: die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.: die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.: die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.: die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.: deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.: die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

Bundesgerichtshof Beschluss, 06. Feb. 2020 - I ZB 22/19

Berichtigt durch Beschluss

vom 8. September 2020

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 22/19

Verkündet am:

6. Februar 2020

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke DE 30 2012 023 007

ECLI:DE:BGH:2020:060220BIZB22.19.0

Gründe:

1: A. Die Injex Pharma AG (im Folgenden: frühere Markeninhaberin) war Inhaberin der am 30. März 2012 angemeldeten und seit dem 12. Juni 2012 unter der Nummer 30 2012 023 007 eingetragenen deutschen Wort-Bild-Marke die für die Waren der Klasse 10 "Injektions-Gerät ohne Nadel" Schutz beansprucht.

2: Gegen die am 13. Juli 2012 veröffentlichte Eintragung der Marke hat die Widersprechende zum einen aus der am 16. Mai 1998 angemeldeten und am 5. Mai 2000 unter der Nummer 398 27 581 eingetragenen deutschen Wortmarke "I N J E K T", die für die Waren der Klasse 10 "Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente, Apparate und Geräte" Schutz beansprucht, und zum anderen aus der unter der Nummer 772 712 eingetragenen IR-Wortmarke "INJEKT" Widerspruch erhoben, die aufgrund einer ergänzenden Anmeldung vom 10. August 2011 für Waren der Klasse 10, nämlich "Surgical, medical, dental and veterinary instruments, apparatus and utensils" im Gebiet der Europäischen Union geschützt ist.

3: Mit Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 1. Mai 2015 ist über das Vermögen der früheren Markeninhaberin das Insolvenzverfahren eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt worden. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat das Widerspruchsverfahren durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht als unterbrochen angesehen und die Widersprüche mit Beschluss vom 13. Januar 2016 zurückgewiesen.

4: Nachdem die Widersprechende gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt hatte, hat das Deutsche Patent- und Markenamt die angegriffene Marke mit Wirkung zum 3. Mai 2017 auf die jetzige Markeninhaberin umgeschrieben. Diese hat mit Schriftsatz vom 16. Mai 2017 erklärt, das Beschwerdeverfahren als Beteiligte zu übernehmen. Sowohl die frühere als auch die jetzige Markeninhaberin haben eine Benutzung der Widerspruchsmarken in Abrede gestellt.

5: Die gegen die Zurückweisung der Widersprüche gerichtete Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, MarkenR 2019, 416). Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihr Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt , die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

6: Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach § 87 Abs. 2, § 68 Abs. 1 MarkenG im Verfahren Stellung genommen.

7: B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, das Deutsche Patent- und Markenamt habe den Widerspruch aus den Wortmarken "INJEKT" im Ergebnis zu Recht gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

8: Die jetzige Markeninhaberin sei wirksam als Beteiligte in das Widerspruchs - und Beschwerdeverfahren eingetreten. Das Beschwerdeverfahren sei nicht infolge der Insolvenz der früheren Markeninhaberin unterbrochen.

9: Zwischen den Streitmarken bestehe jedoch keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Zugunsten der Widersprechenden könne von einer rechtserhaltenden Benutzung ihrer beiden Widerspruchsmarken für die Waren "zweiteilige Einmalspritzen" ausgegangen werden, so dass sie für die Warenkategorie der medizinischen Spritzen Schutz beanspruchen könne. Zwischen den von den Widerspruchsmarken geschützten medizinischen Spritzen und den Waren, für die die angegriffene Marke Schutz beanspruche, bestehe Identität. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei von Haus aus unterdurchschnittlich. Unter Berücksichtigung der eingereichten Benutzungsunterlagen könne von einer Steigerung und im Ergebnis von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marken für medizinische Spritzen in Deutschland ausgegangen werden. Für das Vorliegen einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft biete der Vortrag der Widersprechenden dagegen keine hinreichenden Anhaltspunkte. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe allenfalls eine weit unterdurchschnittliche klangliche oder schriftbildliche Ähnlichkeit, so dass trotz teilweiser Warenidentität eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Eine begriffliche Zeichenähnlichkeit komme aus Rechtsgründen nicht in Betracht, weil die einander gegenüberstehenden Marken auf die Wörter "inject" oder "Injektion" hinwiesen. Diese Angaben seien für medizinische Spritzen unmittelbar beschreibend.

10: C. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben Erfolg und führen zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht. Das Bundespatentgericht hat die jetzige Markeninhaberin mit Recht als Beteiligte des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens angesehen (dazu C II). Seine Beurteilung, einer Entscheidung im vorliegenden Verfahren stehe die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der bisherigen Markeninhaberin nicht entgegen, weist ebenfalls keinen Rechtsfehler auf (dazu C III). Mit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begründung kann eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG jedoch nicht verneint werden (dazu C IV).

11: I. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass diese auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfragen beschränkt ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 14. Februar 2019 - I ZB 34/17, GRUR 2019, 1058 Rn. 10 = WRP 2019, 1316 - KNEIPP).

12: II. Das Bundespatentgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass die jetzige Markeninhaberin als Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Markeninhaberin gemäß § 28 Abs. 2 MarkenG als Beschwerdegegnerin Beteiligte des Beschwerdeverfahrens geworden ist.

13: 1. Ist das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so kann der Rechtsnachfolger nach § 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG in einem Verfahren vor dem Deutschen Patentund Markenamt, einem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder einem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof den Anspruch auf Schutz dieser Marke und das durch die Eintragung begründete Recht erst von dem Zeitpunkt an geltend machen, in dem dem Deutschen Patent- und Markenamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zugegangen ist. Dasselbe gilt nach § 28 Abs. 2 Satz 2 MarkenG entsprechend für sonstige Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof , an denen der Inhaber einer Marke beteiligt ist. Übernimmt der Rechtsnachfolger ein Verfahren nach § 28 Abs. 2 Satz 1 oder 2 MarkenG, so ist die Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten nicht erforderlich (§ 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG).

14: 2. Die jetzige Markeninhaberin hat nach Umschreibung im Markenregister mit Wirkung zum 3. Mai 2017 das Beschwerdeverfahren übernommen. Damit ist sie als Rechtsnachfolgerin in die Verfahrensposition der früheren Markeninhaberin eingetreten (vgl. BGH, Beschluss vom 17. April 2007 - X ZB 41/03, BGHZ 172, 98 Rn. 28 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren) und muss in entsprechender Anwendung von § 265 Abs. 2 ZPO sämtliche Handlungen der früheren Markeninhaberin im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren gegen sich gelten lassen (zu § 265 ZPO vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2005 - V ZR 230/04, NJW 2006, 1351 Rn. 25; zur grundsätzlichen Geltung des § 265 ZPO im Anwendungsbereich von § 28 MarkenG vgl. BGHZ 172, 98 Rn. 28 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren).

15: III. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts ist nicht wegen eines absoluten Verfahrensmangels gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 MarkenG in Verbindung mit § 547 Nr. 4 ZPO aufzuheben. Sie ist nicht während der Unterbrechung des Verfahrens gemäß § 240 ZPO ergangen.

16: 1. Während des rechtlichen Verfahrensstillstands ergangene Gerichtsentscheidungen sind - mit Ausnahme im Fall einer nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingetretenen Unterbrechung (§ 240 Abs. 3 ZPO) - zwar nicht nichtig , aber mit den statthaften Rechtsmitteln angreifbar (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 27. Januar 2009 - XI ZR 519/07, NZI 2009, 783 Rn. 10 mwN). Eine insolvente Partei ist ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht mehr ordnungsgemäß vertreten. Ergeht in einem Berufungsverfahren trotz Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer Partei dennoch ein Urteil, beruht dieses Urteil auf einem Verfahrensfehler, der den absoluten Revisionsgrund des § 547 Nr. 4 ZPO begründet (BGH, NZI 2009, 783 Rn. 11). Dies gilt entsprechend im markenrechtlichen Rechtsbeschwerdeverfahren. Wäre die angegriffene Entscheidung trotz der Unterbrechung des Verfahrens ergangen, wären Entscheidung und Verfahren gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 MarkenG in Verbindung mit § 547 Nr. 4 ZPO aufzuheben.

17: 2. Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass es durch die Insolvenz der früheren Markeninhaberin nicht an einer Entscheidung in dem von der Widersprechenden eingeleiteten und von der jetzigen Markeninhaberin als Beschwerdegegnerin weitergeführten Beschwerdeverfahren gehindert war. Zum maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht war die angegriffene Marke nicht mehr Bestandteil der Insolvenzmasse der früheren Markeninhaberin. Die Marke ist mit ihrer Übertragung Teil des Vermögens der jetzigen Markeninhaberin geworden, das von dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der früheren Markeninhaberin nicht betroffen ist. Die jetzige Markeninhaberin war als Rechtsnachfolgerin der früheren Markeninhaberin gemäß § 28 Abs. 2 MarkenG von dem Zeitpunkt an, in dem dem Deutschen Patentund Markenamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zugegangen ist, zur Weiterführung des Beschwerdeverfahrens berechtigt.

18: IV. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, zwischen den Widerspruchsmarken "I N J E K T" und "INJEKT" und der angegriffenen Wort-BildMarke "INJEX" bestehe keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Zwar ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts hinsichtlich der Identität der von den einander gegenüberstehenden Marken geschützten Waren nicht zu beanstanden (dazu C IV 3). Das Bundespatentgericht ist weiter rechtsfehlerfrei von schwacher originärer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausgegangen, die infolge Benutzung gesteigert und damit als durchschnittlich anzusehen ist (dazu C IV 4). Soweit es angenommen hat, eine Verwechslungsgefahr scheide wegen fehlender Zeichenähnlichkeit zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffenen Marke aus, hält dies der rechtlichen Nachprüfung jedoch nicht stand (dazu C IV 5).

19: 1. Während des Beschwerdeverfahrens ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (BGBl. I 2018, S. 2357) mit Wirkung vom 14. Januar 2019 novelliert worden. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus jedoch nicht.

20: a) Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 30. März 2012 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG nF) weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG aF) anzuwenden.

21: Nach § 42 Abs. 1 MarkenG aF kann innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke gemäß § 41 Abs. 2 MarkenG von dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aF darauf gestützt werden, dass die Marke wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 9 MarkenG gelöscht werden kann.

22: Das nach § 42 Abs. 2 MarkenG aF auf Löschung der angegriffenen Marke gerichtete Widerspruchsverfahren hat das Ziel, einen bestehenden Störungszustand zu beseitigen. Der Löschungsgrund muss daher sowohl im Kollisionszeitpunkt , das heißt zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen jüngeren Marke, als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch vorliegen (BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 14 - KNEIPP). Eine Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke muss deshalb schon im Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke vorgelegen haben und im Zeitpunkt der Entscheidung noch vorliegen. Eine nach dem Anmeldezeitpunkt eingetretene Schwächung der Kennzeichnungskraft ist zu berücksichtigen (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April 2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Rn. 14 = WRP 2008, 1342 - SIERRA ANTIGUO; Beschluss vom 2. Juni 2016 - I ZR 75/15, GRUR 2017, 75 Rn. 31 = WRP 2017, 74 - Wunderbaum II; BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 14 - KNEIPP).

23: b) Für das Bestreiten der Benutzung durch die Markeninhaberin im Widerspruchsverfahren nach § 43 Abs. 1 MarkenG bestimmt § 158 Abs. 5 MarkenG nF, dass die Vorschrift des § 43 MarkenG aF für vor dem 14. Januar 2019 erhobene Widersprüche fortgilt. Nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG aF ist die Benutzung lediglich glaubhaft zu machen.

24: c) Die mit Wirkung vom 14. Januar 2019 in Kraft getretenen Änderungen des § 9 MarkenG sind für die Entscheidung im Streitfall ohne Bedeutung. Die neu eingeführte Regelung in § 9 Abs. 3 MarkenG nF dient der Umsetzung von Art. 39 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2015/2436. Danach werden Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse der Nizza-Klassifikation erscheinen. Andererseits werden Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als verschieden angesehen, weil sie in verschiedenen Klas- sen der Nizza-Klassifikation erscheinen. Dass Klasseneinteilungen keine unmittelbare Bedeutung für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen zukommt, entspricht bereits der deutschen Rechtspraxis (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 221; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 100 mwN).

25: 2. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06, Slg. 2008, I-10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. - Les Éditions Albert René/HABM [OBELIX /MOBILIX]; Urteil vom 12. Juni 2019 - C-705/17, GRUR 2020, 52 Rn. 41 bis 43 = WRP 2019, 1563 - Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14, GRUR 2016, 283 Rn. 7 = WRP 2016, 210 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; Beschluss vom 14. Januar 2016 - I ZB 56/14, GRUR 2016, 382 Rn. 19 = WRP 2016, 336 - BioGourmet; Beschluss vom 9. November 2017 - I ZB 45/16, GRUR 2018, 79 Rn. 7 = WRP 2018, 82 - OXFORD/Oxford Club; BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 19 - KNEIPP). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 154/09, GRUR 2011, 826 Rn. 11 = WRP 2011, 1168 - Enzymax/Enzymix).

26: 3. Das Bundespatentgericht ist im Ergebnis zu Recht von Identität zwischen den Waren der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke , deren Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, ausgegangen.

27: a) Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die neue Inhaberin der angegriffenen Marke spätestens mit Schriftsatz vom 26. Juni 2018 die Benutzung der beiden Widerspruchsmarken gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aF bestritten hat und dass diese Einrede im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen war. Hiergegen erhebt die Rechtsbeschwerde auch keine Rügen.

28: b) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass die Widersprechende gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG aF eine Benutzung der Widerspruchsmarken für die Waren "zweiteilige Einmalspritzen" glaubhaft gemacht hat. Dies wird im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffen.

29: c) Es ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, dass das Bundespatentgericht Identität zwischen den Waren der Widerspruchsmarke, für die es eine rechtserhaltende Benutzung festgestellt hat, und den für die angegriffene Marke im Register eingetragenen Waren bejaht hat.

30: aa) Wird die ältere Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen benutzt, für die sie eingetragen ist, so gilt sie nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG aF im Kollisionsfall lediglich für diesen Teil als eingetragen.

31: bb) Das Bundespatentgericht hat die "zweiteiligen Einmalspritzen", für die eine Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, den für die deutsche Widerspruchsmarke "I N J E K T" eingetragenen Waren "ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Geräte" und den für die internationale Registrierung "INJEKT" eingetragenen Waren "medical, dental and veterinary instruments and utensils" zugeordnet. Um die geschäftliche Bewegungsfreiheit der Inhaberin der Widerspruchsmarken nicht ungebührlich einzuengen, hat es die rechtserhaltend benutzte Warenkategorie auf "medizinische Spritzen" erweitert. Ausgehend davon hat das Bundespatengericht Warenidentität hinsichtlich der Waren "medizinische Spritzen" mit den Waren "Injektions-Gerät ohne Nadel" auf Seiten der angegriffenen Marke angenommen.

32: cc) Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht von der Warengruppe "medizinische Spritzen", sondern nur von den konkreten Waren "zweiteilige Einmalspritzen" ausgehen und damit allenfalls eine Warenähnlichkeit annehmen dürfen, weil nur insoweit eine rechtserhaltende Benutzung nachgewiesen sei.

33: (1) In der Rechtsprechung des Senats zum Löschungsklageverfahren ist anerkannt, dass die Benutzung für eine Spezialware auch für einen umfassenderen , nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtserhaltend wirkt. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers , in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigen es, auch die Waren im Warenverzeichnis zu belassen, die nach der Verkehrsauffassung gemeinhin zum gleichen Warenbereich gehören. Dadurch wird ein sachgerechter Ausgleich erzielt zwischen dem Interesse des Markeninhabers und dem Interesse an der Freihaltung des Registers von Marken , die für einen Teil der Waren und Dienstleistungen nicht benutzt werden (vgl. BGH, Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 32 f. = WRP 2008, 1544 - LOTTOCARD). Zum gleichen Warenbereich gehören gemeinhin Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen (vgl. BGH, Urteil vom 13. Juli 1989 - I ZR 157/87, GRUR 1990, 39, 40 f. [juris Rn. 18] - Taurus; Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 61 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria; Urteil vom 8. Januar 2014 - I ZR 38/13, GRUR 2014, 662 Rn. 12 = WRP 2014, 856 - Probiotik).

34: (2) Die für das Löschungsverfahren im Interesse der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des Markeninhabers entwickelte Rechtsprechung zur Einschränkung von Oberbegriffen gilt allerdings nicht für das Markenverletzungsverfahren. Der Sinn und der Zweck des Benutzungszwangs gebieten es, die Marke in Kollisionsfällen nach Ablauf der Schonfrist so zu behandeln, als sei sie nur für die konkret benutzten Waren eingetragen. Die gegenteilige Auffassung führte zu einer nicht zu rechtfertigenden Bevorzugung des Inhabers einer Marke für ein Waren - oder Dienstleistungsverzeichnis mit einem weit gefassten Oberbegriff gegenüber demjenigen, der die Eintragung von Anfang an auf die sodann benutzte Ware beschränkt hat, und im Übrigen auch zu einer nicht hinnehmbaren Beeinträchtigung der Rechtssicherheit bei der Prüfung, ob eine Kollisionslage vorliegt. Unerheblich ist, in welchem Umfang die Nichtbenutzung zu einer Löschung führen müsste (BGH, Urteil vom 29. Juni 2006 - I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Rn. 21 f. = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II). Ist die Marke für einen (weiten) Warenoberbegriff eingetragen, ist sie deshalb auch im Widerspruchsverfahren so zu behandeln, als sei sie nur für die konkret benutzten Waren registriert (vgl. BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 10 = WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-GRY, mwN).

35: (3) Damit steht die Annahme des Bundespatentgerichts, der geschäftlichen Bewegungsfreiheit des Inhabers der Widerspruchsmarke müsse im Widerspruchsverfahren - ebenso wie im Löschungsverfahren - Rechnung getragen werden, nicht in Einklang. Dieser Rechtsfehler wirkt sich im Ergebnis jedoch nicht aus.

36: Nach der Senatsrechtsprechung ist der Schutz der Klagemarke oder der Widerspruchsmarke im Verletzungsverfahren auf die konkret benutzten Waren beschränkt. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass der Schutz der Marke lediglich für das konkret vertriebene Einzelprodukt mit sämtlichen individuellen Eigenschaften besteht. Der Schutz erstreckt sich vielmehr auf gleichartige Waren (vgl.

Hoppe/Dück in Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 4. Aufl., § 25 Rn. 46; Spuhler in Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann aaO § 26 Rn. 88). Ob Waren gleichartig sind, ist aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtung festzustellen.

37: Das Bundespatentgericht hat angenommen, "zweiteilige Einmalspritzen" gehörten zur Warenkategorie der "medizinischen Spritzen". Es hat damit den Schutz der Widerspruchsmarken, ausgehend von den weiten Warenbereichen der deutschen Wortmarke "Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente , Apparate und Geräte" und der internationalen Registrierung "Surgical, medical, dental and veterinary instruments, apparatus and utensils", im Ergebnis zutreffend auf gleichartige Waren reduziert.

dd) Danach ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts im Ergebnis

38: nicht zu beanstanden, dass die Widerspruchsmarken Schutz für medizinische Spritzen und damit für identische Waren wie die angegriffene Marke beanspruchen.

40: a) Das Bundespatentgericht hat den Widerspruchsmarken rechtsfehlerfrei eine unterdurchschnittliche originäre Unterscheidungskraft zugesprochen.

41: aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/ HABM [Vorsprung durch Technik]; Urteil vom 9. September 2010 - C-265/09, Slg. 2010, I-8265 = GRUR 2010, 1096 Rn. 31 - BORCO/HABM [Buchstabe α]; BGH, Beschluss vom 1. Juli 2010 - I ZB 35/09, GRUR 2010, 935 Rn. 8 = WRP 2010, 1254 - Die Vision; Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy; Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 27 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/Barbie B; BGH, GRUR 2016, 382 Rn. 31 - BioGourmet). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen (BGH, GRUR 2017, 75 Rn. 19 - Wunderbaum II). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder - was dem entspricht - durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH, GRUR 2012, 64 Rn. 12 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2016, 283 Rn. 10 - BSA/ DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2017, 75 Rn.19 - Wunderbaum II). Das Bundespatentgericht hat diese Grundsätze seiner Beurteilung zugrunde gelegt.

42: bb) Das Bundespatentgericht hat angenommen, das Deutsche Patentund Markenamt sei in seinem Beschluss vom niedrigsten Grad der Kennzeichnungskraft ausgegangen. Eine derartige Beschränkung des Schutzbereichs werde vorrangig bei eingetragenen Marken in Betracht kommen, die im Kollisionszeitpunkt als schutzunfähig einzustufen seien. Die Frage, ob die Widerspruchsmarken "I N J E K T" und "INJEKT" zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke schutzunfähig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG gewesen seien, sei jedoch nicht entscheidungserheblich. Es bestehe von Hause aus eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken, weil sie jedenfalls über einen für medizinische Spritzen erkennbar beschreibenden Anklang verfügten. Die Bezeichnungen "INJEKT" wichen von dem englischsprachigen Verb "inject" mit den Bedeutungen "spritzen, injizieren" lediglich durch den Buchstaben "k" anstelle des Buchstabens "c" ab. Das Verb "inject" beziehungsweise "injizieren" stelle eine gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG schutzunfähige Angabe über den Bestimmungszweck von Spritzen dar, der regelmäßig im Injizieren einer Substanz in einen Organismus bestehe. Die englischsprachige Herkunft der Widerspruchsmarken ändere hieran nichts. Die Bedeutung des Worts "inject" liege für den angesprochenen Verkehr - inländisches professionelles Pflegepersonal - aufgrund der sprachlichen Nähe zu den deutschen Begriffen "injizieren" oder "Injektion" auf der Hand. Zugunsten der Widersprechenden könne unterstellt werden, dass der Austausch der Buchstaben "c" und "k" den Widerspruchsmarken eine geringe und damit Schutz begründende Eigenprägung verleihe. Dies lasse jedoch den erkennbar beschreibenden Anklang an das Wort "inject" nicht entfallen. Die beiden Konsonanten "k" und "c" seien klanglich identisch. Zudem würden diese Buchstaben nach dem im Inland herrschenden Sprachempfinden häufig als gleichwertig wahrgenommen. Jedenfalls beeinflusse ihr Austausch regelmäßig nicht das Wortverständnis, zumal das Wort "Injektion" ebenfalls mit "k" geschrieben werde. Es liege deshalb nicht fern, dass das inländische Publikum die Abwandlung entweder nicht wahrnehme oder zwar als orthografisch unzutreffende, jedoch den Begriffsgehalt nicht verändernde Variation des Wortes "inject" ansehe. Dass die Widerspruchsmarken gegebenenfalls auch als Abwandlung des deutschen Worts "Injektion" aufgefasst werden könnten, vermittele eine geringe Eigenart, lasse jedoch das Verständnis einer erkennbaren Anlehnung an "inject" nicht entfallen.

43: cc) Die Feststellung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke obliegt im Wesentlichen dem Tatgericht. In der Rechtsbeschwerdeinstanz ist nur zu prüfen, ob das Tatgericht den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu den Denkgesetzen und Erfahrungssätzen geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr.; vgl. nur BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 24 - KNEIPP). Solche Rechtsfehler sind dem Bundespatentgericht nicht unterlaufen.

44: (1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, bei den von medizinischen Spritzen angesprochenen Verkehrskreisen handele es sich um in Krankenhäusern und Arztpraxen tätige Personen. Dies wird im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffen. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich.

45: (2) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, die Annahme einer unterdurchschnittlichen originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken stehe mit der Lebenserfahrung nicht in Einklang.

46: Die Rechtsbeschwerde meint, das Bundespatentgericht habe seinen Erwägungen ein falsches Bezugswort zugrunde gelegt. Nach der Lebenserfahrung stellten die angesprochenen Verkehrskreise - inländisches professionelles Pflegepersonal - keinen unmittelbaren Bezug zur englischen Sprache her, sondern sähen in dem Phantasiewort "INJEKT" eine ungewöhnliche Kurzform von "lnjektion".

47: Damit zeigt die Rechtsbeschwerde keinen Rechtsfehler auf, sondern setzt lediglich die von ihr für richtig gehaltene Sicht der Dinge an die Stelle derjenigen des Tatgerichts. Das Bundespatentgericht hat den beschreibenden Anklang der Widerspruchsmarken an das englischsprachige Verb "inject" nachvollziehbar hergeleitet. Es hat berücksichtigt, dass die Widerspruchsmarken auch als Abwandlung des deutschen Wortes "Injektion" aufgefasst werden und den Widerspruchsmarken deshalb eine geringe Eigenart vermitteln könnten, wodurch jedoch die erkennbare Anlehnung an das Verb "inject" nicht in den Hintergrund trete. Dass Ärzten und medizinischem Pflegepersonal medizinische Fachbegriffe in englischer Sprache wie "inject" geläufig sind, entspricht der Lebenserfahrung.

48: dd) Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe nicht offenlassen dürfen, ob die Widerspruchsmarken originär schutzunfähig seien. Im Falle ihrer Schutzunfähigkeit sei ihr Schutzbereich auf den Identitätsschutz beschränkt und der Widerspruch ohne weitere Prüfung zurückzuweisen gewesen.

49: (1) Die Widerspruchsmarke ist in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführten Register eingetragen worden. Ihr kann deshalb nicht jeglicher Schutz mit der Begründung versagt werden, sie sei originär nicht unterscheidungskräftig. Eine Schutzversagung mit dieser Begründung ist sowohl im Verletzungsverfahren (vgl. BGH, Urteil vom 24. November 2011 - I ZR 175/09, GRUR 2012, 618 Rn. 15 = WRP 2012, 813 - Medusa) als auch im Widerspruchsverfahren unzulässig (vgl. EuGH, Urteil vom 24. Mai 2012 - C-196/11, GRUR 2012, 825 Rn. 38 f. - Formula One Licensing/HABM [F1-LIVE]; BGH, GRUR 2016, 382 Rn. 38 - BioGourmet; GRUR 2017, 75 Rn. 19 - Wunderbaum II; GRUR 2019, 1058 Rn. 20 - KNEIPP).

(2) Anders als die Rechtsbeschwerdeerwiderung meint, durfte das

50: Bundespatentgericht offenlassen, ob die Widerspruchsmarken zum Zeitpunkt ihrer Eintragung schutz- und damit eintragungsfähig waren. Das Vorbringen des Inhabers der angegriffenen Marke, die Widerspruchsmarke sei als Ganzes schutzunfähig, findet im Widerspruchsverfahren keine Berücksichtigung. Ist ein Zeichen eingetragen worden, kann die Frage, ob es rein beschreibend ist und der Eintragung des Widerspruchszeichens ein Freihaltebedürfnis für diese Angabe entgegenstand, nicht erneut aufgeworfen werden. Die einmal anerkannte Schutzwürdigkeit eines Zeichens darf nicht aus Anlass der Eintragung eines anderen Zeichens in Frage gestellt werden (BGH, Beschluss vom 10. Mai 1963 - Ib ZB 24/62, GRUR 1963, 630, 632 - Polymar; Beschluss vom 24. November 1965 - Ib ZB 4/64, BGHZ 45, 131, 135 [juris Rn. 19] - Shortening). Dies ist dem Löschungsverfahren vorbehalten (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 42 Rn. 62).

(3) Es kann entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerdeerwiderung auch

51: nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Schutz der Widerspruchsmarken im Falle ihrer Schutzunfähigkeit auf den Identitätsschutz beschränken würde. Bei der Verwechslungsgefahr handelt es sich um ein bewegliches System, bei dem die Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, der Grad der Ähnlichkeit der Zeichen sowie die Kennzeichnungskraft der älteren Marke festzustellen sind. Diese Parameter stehen zueinander in einer Wechselwirkung, die dazu führt, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (dazu oben C IV 2). Danach verbietet sich eine schematische Betrachtung. Es ist vielmehr unter Berücksichtigung der maßgeblichen Parameter zu prüfen, ob im Einzelfall Verwechslungsgefahr gegeben ist. Dies führt bei schutzunfähigen, aber eingetragenen Zeichen dazu, dass wegen ihrer schwachen Kennzeichnungskraft höhere Anforderungen an das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu stellen sind. Einem solchen Zeichen kann dagegen nicht von vornherein Schutz vor Verwechslungen mit der Begründung versagt werden, es hätte nicht in das Markenregister eingetragen werden dürfen.

52: b) Das Bundespatentgericht hat seiner Prüfung der Verwechslungsgefahr ohne Rechtsfehler eine durch Benutzung gesteigerte durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zugrunde gelegt.

53: aa) Das Bundespatentgericht ist zugunsten der Widersprechenden unter Berücksichtigung der eingereichten Benutzungsunterlagen von einer Steigerung der originär geringen Kennzeichnungskraft und damit im Ergebnis von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marken für medizinische Spritzen in Deutschland ausgegangen. Es hat angenommen, für das Vorliegen einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft wegen besonderer Bekannt- heit der Widerspruchsmarken biete der Vortrag der Widersprechenden keine Anhaltspunkte. Es könne zwar von jährlichen Umsätzen in Höhe von durchschnittlich 12 Mio. € ab dem Geschäftsjahr 1973/1974 beziehungsweise in Höhe von durchschnittlich 10 Mio. € ab dem Jahr 2002 ausgegangen werden, die durch mit dem Wort "INJEKT" gekennzeichnete Spritzen erzielt worden seien. Dies allein lasse jedoch noch keine Rückschlüsse auf eine größere Bekanntheit der Widerspruchsmarken im Inland zu. Insbesondere fehle es an aussagekräftigen Hinweisen auf den Marktanteil dieser Spritzen. Die vorgelegte Anlage A 4 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 14. August 2013 beziehe sich ausschließlich auf das Jahr 1997 und sei aus sich heraus kaum verständlich. Jedenfalls lasse sie nicht erkennen, von wem und auf welcher Grundlage der von der Widersprechenden vorgetragene Marktanteil für zweiteilige Einmalspritzen in Deutschland in Höhe von 64% ermittelt worden sei. Auch die mit dem genannten Schriftsatz als Anlage A 3 vorgelegte Bestätigung des Bundesverbands Medizintechnologie e.V., nach der diesem die Marke "INJEKT" der Widersprechenden in Verbindung mit Einmalspritzen seit Jahren gut bekannt sei, reiche nicht aus, die erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarken zu belegen. Es handele sich um einen Wirtschaftsverband zur Förderung und Vertretung der Interessen von Unternehmen der Medizintechnologie, der als Abnehmer von Einmalspritzen kaum in Betracht komme. Zudem sei die Aussage nicht repräsentativ für alle angesprochenen Fachkreise, sondern gebe allenfalls die Sichtweise eines einzigen Verkehrsteilnehmers wieder.

54: bb) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe aufgrund der von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen von einer infolge Benutzung gesteigerten überdurchschnittlichen und nicht lediglich von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausgehen müssen. Die Widersprechende habe in dem Schriftsatz vom 14. August 2013 dargelegt, dass die als Anlage A 4 vorgelegte Studie von der Gesellschaft für Pharma-Informationssysteme erstellt worden sei; auch die Grundlage der Berechnung des Marktanteils sei mit den jeweiligen Stückzahlen des Verkaufs hinreichend deutlich gemacht worden. Hinsichtlich der Bestätigung gemäß Anlage A 3 habe das Bundespatentgericht die Breitenwirkung unterschätzt, die einer Aussage des Bundesverbands Medizintechnologie e. V. als des für Medizinprodukte maßgebenden Bundesfachverbands zukomme. Zudem könne dieser Verband aufgrund seines Überblicks über den Markt der Medizinprodukte eine repräsentative Gesamteinschätzung vornehmen. Damit kann die Rechtsbeschwerde nicht durchdringen.

55: (1) Das Bundespatentgericht hat die Anlage A 4 jedenfalls deshalb nicht als für die Darlegung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausreichend erachtet, weil die Studie lediglich das Jahr 1997 betrifft. Die Rechtsbeschwerde legt nicht dar, dass die Widersprechende vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Bundespatentgericht vorgetragen hat, dass sich der behauptete damalige Marktanteil von unter der Marke "INJEKT" vertriebenen Spritzen auf die Folgejahre und damit die entscheidungserhebliche Zeit übertragen lässt. Dies wäre erforderlich gewesen, weil eine nach dem Anmeldezeitpunkt eingetretene Schwächung der Kennzeichnungskraft zu berücksichtigen ist (vgl. BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 14 - KNEIPP, mwN).

56: (2) Soweit die Rechtsbeschwerde sich gegen die Beurteilung der Anlage A 3 durch das Bundespatentgericht wendet, zeigt sie keinen Rechtsfehler auf, sondern versucht nur in unzulässiger Weise, die tatrichterliche Beurteilung des Bundespatentgerichts durch ihre eigene zu ersetzen. Bei der Anlage A 3 handelt es sich um eine aus einem Absatz bestehende Bestätigung des Bundesverbandes Medizintechnologie e. V. vom 21. Januar 2005, die sich inhaltlich auf die Aussage beschränkt, die Marke "INJEKT" der Widersprechenden sei dort seit Jahren für Einmal-Spritzen "gut bekannt". Das Bundespatentgericht hat diese Unterlage als Beleg für eine nicht unerhebliche Bekanntheit der Widerspruchsmarke angesehen, sie jedoch als Nachweis für eine weiter gesteigerte Bekanntheit nicht ausreichen lassen. Dies ist mit Blick darauf, dass die Bestätigung lange Zeit vor dem Kollisionszeitpunkt verfasst wurde und inhaltlich wenig aussagekräftig ist, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

57: 5. Die Widersprechende wendet sich mit Erfolg gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts, zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffenen Marke bestehe keine hinreichende Zeichenähnlichkeit, die unter Berücksichtigung der Wechselwirkung mit der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marken eine Verwechslungsgefahr begründen könnte.

58: a) Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist grundsätzlich in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH, Urteil vom 3. September 2009 - C-498/07, Slg. 2009, I-7371 = GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - Aceites del Sur-Coosur [La Española/Carbonell]; BGH, Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 23/14, GRUR 2016, 197 Rn. 37 = WRP 2016, 199 - Bounty; GRUR 2016, 382 Rn. 37 - BioGourmet ). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH, Urteil vom 12. Juni 2007 - C-334/05, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 35 - HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH, Urteil vom 3. April 2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Rn. 23 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark; Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 und 25 = WRP 2014, 452 - REAL-Chips; GRUR 2016, 382 Rn. 37 - BioGourmet; Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 254/14, GRUR 2016, 1301 Rn. 59 = WRP 2016, 1510 - Kinderstube). Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem Gebiet liegt, kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt (BGH, GRUR 2008, 903 Rn. 21 - SIERRA ANTIGUO, mwN).

59: b) Das Bundespatengericht hat angenommen, eine Verwechslungsgefahr sei zu verneinen, weil zwischen den Vergleichsmarken lediglich eine weit unterdurchschnittliche klangliche oder schriftbildliche und keine begriffliche Ähnlichkeit bestehe.

60: Es sei Wettbewerbern grundsätzlich unbenommen, sich mit ihren Kennzeichnungen an dieselbe beschreibende Angabe anzunähern. Eine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit sei nur gegeben, soweit sich die Übereinstimmungen nicht auf die beschreibende oder sonst schutzunfähige Angabe selbst beschränkten, sondern eine Identität oder Ähnlichkeit gerade im Bereich der konkreten Abwandlungen bestehe. Dies sei im Streitfall auch unter Berücksichtigung der Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auf Grund ihrer Benutzung nur sehr eingeschränkt der Fall. Die Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken führe nur zu einem erweiterten Schutzumfang der ihre Eigenprägung bestimmenden Merkmale.

61: Die Schutzfähigkeit der Wortmarken "INJEKT" und "I N J E K T" im Zusammenhang mit medizinischen Spritzen beruhe allenfalls auf dem Austausch des Konsonanten "C" der zugrundeliegenden beschreibenden Angabe "inject" durch den Konsonanten "K". Sofern die Widerspruchsmarken ebenso ausgesprochen würden, könne ihnen in klanglicher Hinsicht kein Schutz zukommen. Wenn sie wie ein deutsches Wort wiedergegeben würden, beschränke sich ihr Schutz- umfang auf diese Aussprachevariante, weil allenfalls ein Teil des angesprochenen Verkehrs die an deutsche Sprachregeln angelehnte Artikulation des Buchstabens "j" als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden ansehe. Bei einer derartigen Wiedergabe stimmten die Widerspruchsmarken und die angegriffene Marke in der Lautfolge "INJEK-" klanglich zwar überein, da der Buchstabe "X" im Gesamtgefüge der jüngeren Marke wie "ks" beziehungsweise "kss" klinge. Diesem Umstand komme vorliegend jedoch nur eingeschränkte Bedeutung zu, da die Lautfolge "INJEK-" in Verbindung mit medizinischen Spritzen auch bei der jüngeren Marke nur als Anlehnung an das beschreibende Wort "Injektion" verstanden werde. Sie begründe somit nicht die kennzeichnende Eigenart der angegriffenen Marke. Diese liege vielmehr in der Wortendung "-X". Der klangstarke Zischlaut "x" trete bei der jüngeren Marke deutlich hervor. Trotz des mitklingenden Konsonanten "k" setze sie sich damit - im Unterschied zu den Widerspruchsmarken - klar von den beschreibenden Angaben "inject" oder "Injektion" ab. Der kennzeichnende Schwerpunkt der jüngeren Marke am Zeichenende finde keine akustische Entsprechung in den älteren Marken.

62: Die Streitzeichen seien auch in schriftbildlicher Hinsicht allenfalls in sehr geringem Umfang ähnlich. Es sei nicht zu verkennen, dass sie in der Buchstabenfolge "INJE-" übereinstimmten und die rechte Seite des Buchstabens "K" der Widerspruchsmarken durch die schräg aufeinander zulaufenden Striche Gemeinsamkeiten mit der rechten Seite des Buchstabens "X" der angegriffenen Marke auswiesen. Allerdings falle der in dieser nicht enthaltene Buchstabe "T" am Ende der älteren Marken auf. Auch finde in den Widerspruchsmarken die charakteristische Formung des Buchstabens "X" keine Entsprechung. Als weiteres Unterscheidungsmerkmal finde sich in der angegriffenen Marke die unübliche Unterlänge des Buchstabens "J", die zu einer Zentrierung ihres Erscheinungsbildes führe. Da auch im Rahmen der schriftbildlichen Ähnlichkeit von der den Schutzumfang beschränkenden Eigenprägung der Widerspruchsmarken auszugehen sei, reichten die angesprochenen Abweichungen in ihrer Gesamtheit aus, um Verwechslungen in rechtserheblichem Umfang ausschließen zu können.

63: Eine begriffliche Ähnlichkeit sei zu verneinen, da die Angaben "inject" oder "Injektion" die geschützten medizinischen Spritzen unmittelbar beschrieben. Eine darauf beruhende Annäherung im Sinngehalt komme aus Rechtsgründen nicht in Betracht.

64: c) Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

65: aa) Das Bundespatentgericht hätte die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes betrachten und - ausgehend vom Verständnis des von ihm rechtsfehlerfrei bestimmten Verkehrskreises der medizinischen Fachkräfte in Krankenhäusern und Arztpraxen - prüfen müssen, wie das jeweilige Gesamtzeichen klanglich, bildlich und inhaltlich wahrgenommen wird. Es durfte bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit beschreibende Aspekte der einheitlichen Zeichen nicht von vornherein unberücksichtigt lassen.

66: Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs sind bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen (vgl. EuGH, Urteil vom 22. Oktober 2015 - C-20/14, GRUR 2016, 80 Rn. 36 - BGW [BGW/BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft]; EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 48 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]), jeweils mwN; BGH, Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 23 = WRP 2008, 1192 - HEITEC; BGH, GRUR 2011, 826 Rn. 11 - Enzymax/Enzymix; GRUR 2013, 833 Rn. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2019, 1058 Rn. 34 - KNEIPP). Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (EuGH, GRUR 2007, 700 Rn. 35 - HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO], mwN). Danach sind die einander gegenüberstehenden Zeichen bei dem Vergleich jeweils als Ganzes zu prüfen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Bestandteile zu berücksichtigen sind (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 48 - Hansson [Roslagspunsch /ROSLAGSÖL], mwN).

67: bb) Diese Prüfung hat das Bundespatentgericht nicht vorgenommen. Es hat vielmehr beim Zeichenvergleich Teile der Zeichen ausgeblendet und in den Zeichenvergleich lediglich die letzten Buchstaben der Widerspruchsmarken und der angegriffenen Marke einbezogen. Dies steht mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats nicht in Einklang.

68: (1) Die für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr maßgeblichen Kriterien sind unionsweit einheitlich zu bestimmen. Die Regelung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aF geht zurück auf die Bestimmung des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL aF), die in der Neufassung der Markenrichtlinie (Richtlinie 2015/2436/EU) unverändert enthalten ist. Beide Richtlinien bringen in ihrem Erwägungsgrund 10 zum Ausdruck, dass es für das Funktionieren des Binnenmarkts unerlässlich ist, dass die eingetragenen Marken im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz genießen (vgl. auch EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 32, 38 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL], mwN). Auch die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit hat richtlinienkonform zu erfolgen. Unionsweite unterschiedliche tatsächliche Feststellungen dürfen nicht darauf beruhen, dass die nationalen Gerichte abweichende rechtliche Maßstäbe anlegen (Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 192, 294).

69: (2) Danach ist es nicht zulässig, das nationale Recht so auszulegen, dass im Ergebnis ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke oder ein Teil eines einheitlichen Zeichens wegen seines beschreibenden Charakters oder wegen seiner fehlenden Unterscheidungskraft von der Prüfung der Zeichenähnlichkeit ausgeschlossen wird (vgl. EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 46 - Hansson [Roslags- punsch/ROSLAGSÖL]). Ein solcher Ausschluss könnte dazu führen, dass sowohl die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen als auch die Unterscheidungskraft der älteren Marke unzutreffend beurteilt werden und dies zu einer veränderten Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr führt. Die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigenden Faktoren stehen in einer Wechselbeziehung zueinander, die dazu führen soll, dass die gesamte Beurteilung der Verwechslungsgefahr so weit wie möglich mit der tatsächlichen Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise in Einklang gebracht wird (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 47 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]). Würden bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit beschreibende Bestandteile von vornherein dem Vergleich entzogen, würde der Faktor der Ähnlichkeit der Marken zugunsten des Faktors der Unterscheidungskraft neutralisiert (EuGH, MarkenR 2016, 592 Rn. 61, 64 - BSH/EUIPO [compressor technology/KOMPRESSOR]). Dadurch würde die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke im Rahmen der Faktoren der Verwechslungsprüfung mehrfach berücksichtigt. Es kann nicht von vornherein und generell davon ausgegangen werden, dass die beschreibenden Bestandteile einander gegenüberstehender Zeichen von der Beurteilung ihrer Ähnlichkeit auszuschließen sind (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 49 - Hansson [Roslagspunsch /ROSLAGSÖL]; vgl. auch EuGH, Beschluss vom 7. Mai 2015 - C-343/14, juris Rn. 38 - Adler Modemärkte/HABM [MARINE BLEU/BLUMARINE ]). Die beschreibenden, nicht unterscheidungskräftigen oder schwach unterscheidungskräftigen Bestandteile einer zusammengesetzten Marke haben zwar im Allgemeinen ein geringeres Gewicht bei der Prüfung der Ähnlichkeit zwischen Zeichen als die Bestandteile mit einer größeren Unterscheidungskraft, die auch den von dieser Marke hervorgerufenen Gesamteindruck eher dominieren können (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 53 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL ]). Die Bestimmung des Gesamteindrucks jedes Zeichens ist jedoch nach Maßgabe der besonderen Umstände des konkreten Falls vorzunehmen. Dafür gelten keine allgemeinen Vermutungen (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 54 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]). Stimmen die ältere Marke und das angemeldete Zeichen lediglich in einem schwach unterscheidungskräftigen oder für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Bestandteil überein, wird dies zwar häufig dazu führen, dass eine Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden kann. Jedoch kann die Feststellung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr wegen der Wechselwirkung der hierbei relevanten Faktoren nicht im Voraus und in jedem Fall ausgeschlossen werden (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 55 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]).

70: (3) Auch nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist bei Marken oder Markenbestandteilen, die - wie die hier in Rede stehenden Marken - an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff angelehnt sind und nur dadurch Unterscheidungskraft erlangen und als Marke eingetragen werden konnten, weil sie von diesem Begriff (geringfügig) abweichen, der Schutzumfang der eingetragenen Marke eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und der Unterscheidungskraft, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleiht. Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe gleichkäme (vgl. BGH, Urteil vom 9. Februar 2012 - I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 39 = WRP 2012, 1241 - pjur/pure, mwN).

71: Das bedeutet nicht, dass beschreibende Zeichenbestandteile bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit von vornherein außer Betracht zu bleiben haben. Da die einander gegenüberstehenden Kennzeichen bei dieser Prüfung jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen sind, sind vielmehr auch beschreibende Zeichenbestandteile in diese Betrachtung einzubeziehen. Soweit die Senatsentscheidung "pjur/pure" dahin zu verstehen sein sollte, aus Übereinstimmungen in beschreibenden Zeichenbestandteilen könne sich von vornherein und generell keine Zeichenähnlichkeit oder -identität ergeben (vgl. BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 38), wird daran nicht festgehalten.

72: Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit sind allerdings insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente der Kollisionszeichen zu berücksichtigen. Einer beschreibenden Angabe kann daher kein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck einer Marke zukommen, weil der Verkehr beschreibende Angaben nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, sondern lediglich als Sachhinweis auffasst. Für den Schutzumfang einer an eine beschreibende Angabe angelehnten Marke sind deshalb nur diejenigen Merkmale bestimmend, die dieser Marke Unterscheidungskraft verleihen. Entsprechend eng ist der Schutzbereich der Marke bei nur wenig kennzeichnungskräftigen Veränderungen gegenüber der beschreibenden Angabe zu fassen (BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 40 - pjur/pure).

73: (4) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts führt dies nicht zu einer mit dem Zweck der absoluten Schutzhindernisse unvereinbaren Begünstigung schwacher Marken. Zeichen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die Kategorien von Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, sind grundsätzlich von der Eintragung ausgeschlossen. Sind sie dennoch eingetragen worden, können sie bei Vorliegen eines Schutzhindernisses für ungültig erklärt und daher von anderen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden (EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 59 - Hansson [Roslagspunsch /ROSLAGSÖL]). Ist ein Zeichen wirksam als Marke eingetragen, verhindert im Verletzungsverfahren die - im Widerspruchsverfahren allerdings nicht zur Anwendung gelangende (BGH, Beschluss vom 28. Mai 1998 - I ZB 33/95, GRUR 1998, 930, 931 [juris Rn. 18] = WRP 1998, 752 - Fläminger) - Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG aF (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nF) einen unangemessenen Schutz von Zeichen, die wegen ihrer beschreibenden Anklänge originär schutzunfähig sind (zu Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG: EuGH, GRUR 2020, 52 Rn. 60 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL], mwN).

74: cc) Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit der im Streitfall einander gegenüberstehenden Zeichen kann nicht ausgeblendet werden, dass sie in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht bis auf die Schlusskonsonanten identisch sind. Die Schlusskonsonanten sind zudem klanglich ähnlich, weil der Konsonant "X" in der angegriffenen Marke als "KS" gesprochen wird und sich damit von den Schlusskonsonanten "KT" der Widerspruchsmarken nur geringfügig unterscheidet. Da sich die einander gegenüberstehenden Zeichen in vergleichbarer Weise an die beschreibenden Begriffe "inject" und "Injektion" anlehnen, besteht auch eine begriffliche Ähnlichkeit. Danach kann nicht von einer so geringen Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden, dass eine Verwechslungsgefahr schon deshalb ausscheidet.

75: V. Im vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren stellen sich keine entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union erfordern. Die Frage, in welcher Weise im Widerspruchsverfahren die Prüfung der Zeichenähnlichkeit zu erfolgen hat, ist durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union hinreichend geklärt.

76: VI. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Koch Schaffert Löffler
Schwonke Odörfer
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.03.2019 - 28 W(pat) 15/16 -
BESCHLUSS
I ZB 22/19
vom
8. September 2020
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

ECLI:DE:BGH:2020:080920BIZB22.19.0

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 8. September 2020
durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert,
Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Odörfer

beschlossen:

Der Beschluss vom 6. Februar 2020 wird wegen offenbarer Unrichtigkeit
gemäß § 319 Abs. 1 ZPO wie folgt berichtigt:

In Randnummer 16 im ersten Satz muss es in Klammern "§ 249
Abs. 3 ZPO" heißen statt "§ 240 Abs. 3 ZPO".

Koch Schaffert Löffler

Schwonke Odörfer

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.03.2019 - 28 W (pat) 15/16 -

Bundesgerichtshof Urteil, 21. Okt. 2015 - I ZR 23/14

(3) Das Berufungsgericht hat ferner rechtsfehlerfrei die Klagemarke und die angegriffene Gestaltung als hochgradig ähnlich angesehen. Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist grundsätzlich in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH, Urteil vom 3. September 2009 - C-498/07, Slg.

Bundesgerichtshof Urteil, 28. Apr. 2016 - I ZR 254/14

(2) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist grundsätzlich in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH, Urteil vom 3. September 2009 - C-498/07, Slg. 2009, I-7371 = GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - La Española/ Carbonell; BGH, GRUR 2016, 197 Rn. 37 - Bounty; GRUR 2016, 382 Rn. 37 - BioGourmet). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH, Urteil vom 12. Juni 2007 - C-334/05, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 35 - Limoncello/LIMONCHELO; BGH, Urteil vom 3. April 2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Rn. 23 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 14 und 25 - REAL-Chips; GRUR 2016, 382 Rn. 37 - BioGourmet). Bei der Feststellung des Gesamteindrucks können auch für sich genommen schutzunfähige Bestandteile mit zu berücksichtigen sein (vgl. EuGH, Urteil vom 19. März 2015 - C-182/14, GRUR Int. 2015, 463 Rn. 38 - MEGA Brands International [MAGNEXT]; Urteil vom 22. Oktober 2015 - C-20/14, GRUR 2016, 80 Rn. 37 - BGW/Scholz; BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 785 = WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Jedoch kann eine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit allein im Hinblick auf eine Übereinstimmung in schutzunfähigen Bestandteilen nicht angenommen werden (vgl. BGH, Beschluss vom 25. Oktober 1995 - I ZB 33/93, BGHZ 131, 122, 125 f. - Innovadiclophlont; Urteil vom 6. Dezember 2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus; Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14, GRUR 2016, 283 Rn. 18 = WRP 2016, 210 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH, GRUR 2016, 382 Rn. 37 - BioGourmet).

Markengesetz - MarkenG | § 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1.: wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2.: wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3.: wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.: ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.: das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.: unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.: unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.: unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.: das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.: das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.: das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,

Markengesetz - MarkenG | § 23 Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:

1.: den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,
2.: ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder
3.: die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Markengesetz - MarkenG | § 89 Entscheidung über die Rechtsbeschwerde

(1) Die Entscheidung über die Rechtsbeschwerde ergeht durch Beschluß. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung getroffen werden.

(2) Der Bundesgerichtshof ist bei seiner Entscheidung an die in dem angefochtenen Beschluß getroffenen tatsächlichen Feststellungen gebunden, außer wenn in bezug auf diese Feststellungen zulässige und begründete Rechtsbeschwerdegründe vorgebracht sind.

(3) Die Entscheidung ist zu begründen und den Beteiligten von Amts wegen zuzustellen.

(4) Im Falle der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Das Bundespatentgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 319 Berichtigung des Urteils

(1) Schreibfehler, Rechnungsfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, die in dem Urteil vorkommen, sind jederzeit von dem Gericht auch von Amts wegen zu berichtigen.

(2) Der Beschluss, der eine Berichtigung ausspricht, wird auf dem Urteil und den Ausfertigungen vermerkt. Erfolgt der Berichtigungsbeschluss in der Form des § 130b, ist er in einem gesonderten elektronischen Dokument festzuhalten. Das Dokument ist mit dem Urteil untrennbar zu verbinden.

(3) Gegen den Beschluss, durch den der Antrag auf Berichtigung zurückgewiesen wird, findet kein Rechtsmittel, gegen den Beschluss, der eine Berichtigung ausspricht, findet sofortige Beschwerde statt.